ニューズレター
特許の訂正請求が訴訟物の変更に当たるか否かについての最高裁判所の見解
特許権者は公告を経て特許権を取得した後、その特許の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。よって、特許権侵害訴訟において、一旦、被疑侵害者が係争特許は特許要件を満たしていないと証明するに足る証拠としての従来技術文献を提出すれば、特許権者は特許の欠陥を解消するため、訴訟手続の進行中に智慧財産局（台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という）に対し、特許の訂正を請求する可能性がある。この時、「知的財産事件審理法」（中国語「智慧財産案件審理細則」）第32条の規定に基づくと、当該訂正の請求は明らかに認められないか又は訂正が認められた後の特許請求の範囲によれば権利侵害を構成しない場合を除き、裁判所は訂正手続の進捗程度を斟酌して審理を進めなければならない。
しかしながら、特許権者が裁判所に訂正後の特許請求の範囲に基づいて審理を進めるよう求める際、それは民事訴訟法上の訴訟物の変更に当たるのか、それとも単なる攻撃防御方法の追加に過ぎないとされるのかについては、実務上の見解が分かれている。訴訟物の変更と攻撃防御方法の追加とを区別する実益は、すなわち合法を判断する法令及び基準が異なるという点にある。訴訟物の変更に当たると認められた場合、民事訴訟法の規定に基づき、訴状送達後、相手方の同意を得る又は法律で定められた特定の状況（例えば、主張の基礎となる事実が同一である、又は裁判を受けるべき事項の請求の拡張又は減縮に過ぎないなど）を満たす場合を除き、原則的にその訴えを任意に変更してはならない。また、裁判所は新訴につき裁判をしなければならず、旧訴についての訴訟係属は訴えの変更により消滅する。
実務上では、特許の各請求項はいずれも独立して権利主張の根拠となり得るものであり、また、特許の有効性の判断、権利侵害の判断及び損害賠償額の算定の重要な基礎ともなるものであることから、特許請求の範囲の訂正は一旦認められると、必然的に裁判所の判断の基礎となる事実に実質的変更をもたらすことになり、このような変更は訴えの変更と見なされる、という考え方がある。このような見解は、知的財産裁判所の104年（西暦2015年）度民専上更（一）字第7号、101年（西暦2012年）度民専上字第28号及び99年（西暦2010年）度民専上字第12号などの民事判決において採用されており、また、最高裁判所の104年（西暦2015年）度台上字第1651号及び106年（西暦2017年）度台上字第391号民事判決においても肯定されている。
しかし、より多くの判決では、特許権者により提出された特許請求の範囲の訂正請求が法定要件を満たした場合、訂正の内容が特許請求の範囲の減縮、請求項の削除及び誤記の訂正に関する事項であり、本来主張の特許請求の範囲内に含まれているため、事実上の訂正及び元の攻撃防御方法の追加に過ぎず、訴訟物の変更に当たらない、とされる。最高裁判所が2020年6月13日付けで作成した108年（西暦2019年）度台上字第2129号民事判決ではこの見解が改めて示された。
また、最高裁判所による108年（西暦2019年）度台上字第2129号民事判決においても、その判決は前述した104年（西暦2015年）度台上字第1651号民事判決と見解が異なる理由は、原審が異なる認定に基づいて異なる法的見解を示すことになったということにあると示されている。このことから、最高裁判所は原審の認定に基づいてその合法性を判断するため、原審が一旦訴えの変更を認定すると、原審判決が訴えの変更の規定を満たすか否かを審理することとなる。例えば、104年（西暦2015年）度台上字第1651号判決において、最高裁判所は原審は失効した旧訴について裁判をしただけで、変更された訴えにつき裁判をしていないためその判決は違法となるものとした。しかし、原審が一旦特許の訂正請求が攻撃防御方法の追加に過ぎないと認定した場合、最高裁判所もこれに基づき判断する。