ニューズレター
台湾における人工知能関連の特許出願に関するよくある拒絶理由の分析
経済部智慧財産局（台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という）は2019年12月に、「台湾における人工知能（Artificial intelligence、以下「AI」という）関連の特許出願に関するよくある拒絶理由の分析」（https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-253935-66daeddeddc741a19ef1af79b94e0d36.html）を公表した。2018年に同局に出願されたAI関連の特許出願を研究対象とし、その拒絶理由を整理・分析した。
同局の統計によると、拒絶理由通知書が発行された517件の出願のうち、発明の定義を満たしていないのは約4％、明細書において明確かつ十分に開示されていないのは約12％、請求項の記載が不明確であるのは約37％となっており、新規性・進歩性欠如のは約78％と大多数を占めている（そのうち1件の通知書に複数の拒絶理由拒絶理由が含まれている可能性があるため、その割合は100％を超える）。智慧局の分析の概要は以下のとおりである。
一、発明該当性
発明の定義を満たすためには、請求項の記載内容が技術的特徴を有さなければならず、即ち、発明の課題を解決するための手段はその技術分野の技術的手段に係るものでなければならない。
「ビジネス」や「数学」は、それ自体では適格な特許の保護の対象とはならない。純粋に数学的方法により技術的な問題でなくビジネス上の問題を解決する場合（例えば、ディープラーニングテクニックを使用したビジネスデータの分析など）、発明の定義を満たさないと判断されやすくなり、また、応答又は補正によって拒絶理由を解消することも困難である。AI（例えば、ニューラルネットワークなど）には数学アルゴリズムが含まれることがよくあり、コンピュータは単なる数学演算にすぎない場合が多いことから、明細書にはAI応用分野が記載されるかどうか、また、どのような技術的機能と密接に組み合わせることができるかは、審査官が技術的特徴の有無を判断するための重要な基礎となる。
明細書に技術の実施形態が詳細に記載されたり、又は特定の技術分野への応用との関連性や因果関係が説明されたりすれば、技術的特徴を有すると認められる可能性が高いと思われる。審査段階で発明の定義を満たしていないと判断されでも、応答や補正によって解消する機会がある。
二、明細書の実施可能要件違反
出願人の開示義務については、専利法において、明細書の内容は当業者がそれに基づいて実施できるよう明確かつ十分に開示されなければならない旨を規定している。
出願時の明細書に必要な技術手段が欠如していると指摘された場合、以下のような対応策が考えられる。（1）明細書に明確に記載された内容から、審査官が疑義を持った未開示の内容を導き出し、理解する方法について論述する。（2）請求項における対応する技術的特徴を削除する。その理由は、明細書の記載が実施可能要件を満たすか否かの判断は、特許出願に係る発明を対象にするものであり、特許請求の範囲に記載されていない発明は、明細書に明確かつ十分に開示されているか否かを問わず、いずれも実施可能要件には違反しないからである。
三、請求項の明確性要件違反
専利法では請求項と明細書との内容に対してそれぞれ異なった開示程度が要求される。請求項を解釈する際に、明細書、図面及び出願時の通常の知識を参酌することができるが、特許請求の範囲は法的文書に属しており、その本質は技術文書に属する明細書と異なり、「明確性」への要求は明細書よりも遥かに高くなる。将来特許権者が権利を主張する際には、その権利範囲を文言ごと解読しなければならない。特許請求の範囲は、当業者に、請求項の記載内容のみから、その範囲に疑義を生じさせないようにするものでなければならない。
智慧局の分析に基づくと、明確性要件違反との拒絶理由が指摘された190件の案件のうち、応答後も尚も請求項が不明確と認定されてしまったものが3件で、その共通点は出願人がいずれも請求項を「補正していない」ことにあった。つまり、明確性要件違反との拒絶理由は補正により容易に解消できるものであり、反論だけで請求項を補正しないと、この拒絶理由を解消するのが困難であると考えられている。
四、新規性欠如、進歩性欠如
智慧局は新規性又は進歩性の欠如として審査意見通知書が発行された405件の案件を分析したところ、そのうちの139件の出願人が反論又は補正していたが、反論又は補正後も尚も新規性又は進歩性の欠如と認定されてしまったものが39件あった。
反論又は補正された139件の出願を分析したところ、出願人が智慧局の審査意見で拒絶理由がないと判断された従属項の技術的特徴を独立項に盛り込み、又は新規性又は進歩性を有しない請求項を削除した場合、通常、特許査定を受けることできることが分かった。一部の出願人は、審査官の認定に誤りがあると考え、審査意見について反論のみを行うことにしたが、このやり方では,、審査官の心証を変えるよう説得して特許査定を受けることができたのは約半分の案件しかないのである。