ニューズレター
改正専利法における特許査定後の分割出願に係る規定
2019年11月1日から施行された改正専利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）は、特許（登録）査定後の分割について改正した。改正前は、特許出願の場合のみ、その初審査の特許査定書送達後30日以内に分割出願を提出することができたが、今回の改正では、特許出願の場合は、初審査と再審査のいずれの場合もその特許査定書送達後3ヶ月以内に、実用新案登録出願の場合も、登録処分書の送達後3ヶ月以内に分割出願を提出することができるよう規定が緩和された。しかし、特許出願の再審査の拒絶査定書又は実用新案登録出願の拒絶処分を受けた場合、従前どおり分割出願を提出することはできない。
このほか、改正専利法では、改正前の専利法施行規則第29条第1項の内容を専利法第34条第6項前段の規定「第2項第2号の規定により分割出願するときは、原出願の明細書又は図面で開示された発明、かつ特許査定された請求項に係る発明と同じではない発明から、分割出願を行わなければならない」に、改正前の専利法施行規則第29条第2項を改正専利法第34条第7項の規定「特許査定された明細書、特許請求の範囲又は図面を変更してはならない」に盛り込まれた。
専利法第34条第6項前段の規定に違反した場合、拒絶理由及び無効事由となることが定められている。上記規定から分かるように、出願人が分割出願を行おうとする場合、その請求項に係る発明に親出願の特許査定された請求項に係る発明と同じ発明が含まれる場合、たとえ親出願が証書料の不納で公告しないという方法で放棄され、二重特許の問題がなくても、分割出願（子出願）は専利法第34条第6項前段の規定に違反したとして、専利が付与されないことになる。