商標法の規定によれば、先に出願又は先に登録された商標と同じ又は類似する商品を有する商標登録出願は、智慧財産局の審査段階で、衝突or抵触する商品を縮減して、登録を受けることができる。しかし、商品を縮減せずに、智慧財産局によって登録出願が拒絶された後、訴願又は行政訴訟の段階で商品を縮減することができるか否かは、実務上、かなり重要な紛争問題である。

以前、知的財産裁判所は、いくつかの具体的な事件において、衝突or抵触する商品の縮減後、登録の可能性があれば、通常、商標登録出願人の行政訴訟段階における衝突or抵触商品の縮減に同意することを検討し、さらには許可査定の判決を作成していた。しかし、知的財産裁判所は、2012年7月1日に施行された商標法改正案の制限規定に対応し、現在では既に、かかる縮減に否定的な見解を採用するようになっている。

知的財産裁判所は2012年の101年度行商訴字第108号行政判決において、商標登録出願につき、一部の指定商品又は役務のみが先行権利と抵触する場合は、当該一部の商品又は指定役務を縮減することによって、不登録事由を解消させることができると判示している。旧商標法第20条第1項、第2項には、商標出願後、指定商品又は指定役務の縮減を申請することができるとしか規定されておらず、また、旧商標法施行細則第27条には「（第1項）商標異議申立事件の行政救済手続進行中に、異議申立を受けた商標権につき分割が許可された、又はその指定商品若しくは指定役務が縮減された場合、商標主務官庁は分割又は縮減されたことを行政救済審理機関及び異議申立人に通知しなければならない。（第2項）拒絶査定確定前に登録出願の分割を申請する、又はその指定商品若しくは指定役務の縮減を申請する場合、前項の規定を準用する」と規定されている。以上の規定は、いずれも、商標登録拒絶事件における商品縮減の時点を限定していない。

知的財産裁判所は、さらに一歩踏み込んで、次のように説明している。「出願人が商品又は役務の縮減を申請する時点は、登録出願範囲の確認及び審査と密接な関係を有しており、国民の権利義務事項にかかわるものであり、『中央法規標準法』第5条第2号の規定によれば、法律でこれを定めなければならず、かつ、行政資源の浪費を防ぎ、商標出願が一日も早く確定するよう促し、あわせて、拒絶理由通知の仕組みと意見陳述期間の緩和、改正によって、既に出願人には商品又は役務を縮減するか否かについて周到かつ慎重に検討する機会が与えられていることを考慮し、2012年7月1日に改正された商標法第31条第3項には、『指定商品又は指定役務の縮減は拒絶査定前に行わなければならない』と明確に規定された。

したがって、当該事件の商標登録出願人は行政訴訟段階においてはじめて知的財産裁判所に対し商品の縮減を表明しており、決して商標主務官庁、即ち被告に対し縮減を申請したわけではないから、『行政機関の第一次的な判断権』を尊重し、知的財産裁判所は、その商品縮減申請を斟酌しようがない。」