智慧財産局は2008年10月31日に専利実務界及び学界の識者を広く招聘して、専利権侵害法改正関連議題諮問会議を開き、改正法第一次草案の内容及び方向性を説明し、且つ各界から意見を聴取した。

智慧財産局の法改正構想には主に、以下の3大部分が含まれる。

1.

専利権侵害行為の主観的要件（即ち、故意又は過失）を明確に規定、

2.

米国、日本、EUなどの法制度における専利権の間接侵害に係る規定を導入、

3.

「合理的なロイヤリティ」による損害賠償計算方法の導入を追加規定。

専利権侵害行為に関する主観的要件に関し、「専利法」（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第84条第1項には、特許権者は侵害を受けたとき、侵害排除、侵害防止及び損害賠償を請求することができる旨規定されているが、権利侵害行為者の主観的要件については規範がない。司法実務上、「損害賠償請求は、権利侵害行為者が主観的に故意又は過失を有することを必要とすべきか否か」という点について、しばしば見解が異なる。この問題を明確にするため、智慧財産局は現行の著作権法と営業秘密法及び商標法改正草案を参考にし、専利法第84条第2項を追加し、「発明特許権者は故意又は過失によりその特許権を不法に侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる」旨明確に規定する予定である。

世界の各主要国家の法制度によれば、使用許諾を受けていない第三者が請求項に記載されている全ての事項を実施したとき、はじめて専利権侵害と認定され、我が国の専利法も同じ原則を採用している。しかし、米国、日本、韓国及びEUなどの国では、第三者が発明特許の全ての内容を実施していなくても、依然として、特許権侵害行為の「準備」又は「幇助」を構成すると認定される可能性があり、これらの種類の行為は当該各国の特許法中に、『間接侵害』（contributory /indirect infringement）に属し、権利の間接侵害者は依然として民事責任を有する、と明確に規定されている。これに反して我が国はといえば、「権利の間接侵害」の規範が設けられておらず、故に、民法の権利共同侵害の法理により権利間接侵害の問題を処理するだけで、専利保護上、十分とはいえない。これに準じ、智慧財産局はドイツ特許法及び日本特許法の規定を参考にして、専利法に、「特許権侵害と見なす」ものに関する規定として第84条の1を追加し、「発明特許権者の権利を害すると明らかに知りながら、当該発明特許を実施するのに不可欠な物につき販売の申し出又は販売する場合、当該発明特許権の侵害と見なす。但し、それが行う販売の申し出又は販売に係る物が一般的な取引で通常入手できるものである場合、この限りではない」。

専利法第85条第1項には損害賠償の3種類の計算方式が明確に規定されている。

1.

民法第216条の規定によれば、受けた損害及び失った利益が含まれる、

2.

専利権の実施により通常得られる利益から、侵害を受けた後に同一の専利権の実施により得られる利益を引いた差額を以って損害額を計算する、及び

3.

侵害者が侵害行為により得た利益を以って損害額を計算する。

前述の損害賠償の計算方法は専利権者の失った利益及び侵害者が得た利益の2方面をカバーしているものの、米国及び日本などの国の立法例のように、「合理的なロイヤリティ」を専利権者の請求できる最も基本的な損害額とすることができる旨は規定されていない。智慧財産局は専利の特殊性及び訴訟上の立証責任の平等を考慮して、専利法第85条第1項に「当該発明特許の実施により得られるロイヤリティに相当する金額を以ってその損害とする」旨の規定を追加することを予定しており、これによって、専利権者のために合理的な補償下限を設けると同時に、専利権者の立証責任の負担を低減する。

前述の3項の法改正について、当日の参会者からは次々と異なる意見及び提案が出された。智慧財産局は、さらに一歩踏み込んで検討を行い且つ各界の意見を広く聴取した後、より具体的且つ妥当な改正法草案を再度提出することを約束している。