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最高法院再度表示需確立「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」並採「could-would法則」判斷進步性
我國最高法院前於2024年11月20日作成之113年度台上字第459號判決明示進步性之判斷應採「could-would法則」。至於判斷時是否應先確立「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」，實務上仍多有爭議，例如曾有判決明確指出「應先確立通常知識者之技術水準」否則其判決即屬違背法令（如最高法院111年度台上字第186號判決，裁判日期：2022年7月20日），但亦有判決認為通常知識者乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力等須藉由外部證據資料將其能力具體化，故法院就專利的進步性論證過程即已某程度地將通常知識者的技術能力具體化，如其論證內容不違反經驗法則、論理法則或證據法則，難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者的知識水平加以說明（如最高行政法院113年度再字第11號判決，裁判日期：2024年9月12日）。
對此，最高法院於2025年5月7日作成之113年度台上字第453號民事判決，除再次確認進步性之判斷應採「could-would法則」外，亦認為需確立「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」。其論理摘要整理如下。
1. 應採用「could-would法則」：
上述最高法院判決指出：「通常知識者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨『顯然有意願嘗試』與『顯然有意願執行』（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使通常知識者執行研發及成功。而通常知識者面對引證案時，何以會擷取各引證案之部分技術特徵加以組合，以成就新型之技術特徵，不易由外觀察明，為便於自外部證據認定通常知識者之主觀想法，應考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性」。
2. 應先界定「通常知識者於系爭專利申請時之技術水準」：
上述最高法院判決指出：「系爭專利之進步性判斷，須先確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準，而以其基於專利申請時通常知識之理解為基準，確認系爭專利與先前技術之差異，進而評估通常知識者能否輕易完成系爭專利」。
最高法院在上開判決中指摘原判決未調查專利權人所提出之專家意見以確認先前技術的內容，且其判斷進步性時亦未確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準，已構成違背法令，故將原判決廢棄發回智慧財產及商業法院。
最高法院近期數次宣示「could-would法則」，並強調應先確立「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」，事實審法院將來會如何解釋與適用，值得後續觀察。