當發生專利歸屬爭議時，縱使原告得舉證其為真正發明人，法院得否以判決確認其為專利權人？或將專利權移轉為其所有？智慧財產及商業法院於112年7月20日作成之111年度民專訴字第46號民事判決明確採取否定見解。

 

此個案中，被告甲原為原告乙公司員工，於108年間離職後至被告丙公司任職，嗣被告丙公司以被告甲為發明人，被告丙公司為專利申請人，於109年向智慧局提出系爭專利之申請，經核准而取得系爭專利之專利權。原告乙公司爰起訴主張被告丙公司利用原告之技術資料申請系爭專利，請求法院確認其為系爭專利之專利申請權人、專利權人，並依民法第179條不當得利之規定請求被告丙公司移轉系爭專利予原告乙公司。

 

法院審理後，認定系爭專利請求項內容與被告甲任職於原告乙公司期間參與研發之技術內容實質近似、且被告甲於任職原告乙公司期間知悉並接觸前揭技術，足認被告甲針對系爭專利之發明構思，乃係衍生自該技術內容，而因此技術為被告甲及原告乙公司員工任職期間於職務上所完成之發明，依專利法第7條規定，專利申請權屬於原告乙公司，故原告乙公司請求確認其為系爭專利之「申請權人」為有理由，應予准許。

 

然而，原告乙公司請求確認專利權人及移轉專利權之部分均遭駁回，法院理由為「專利權」為專利專責機關本於行政權作用所核准，法院不應代為行使行政行為（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。亦即，專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權。

 

而原告乙公司既未經智慧局依法公告給予專利權，亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，法院認定其直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。且原告乙公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，無法依民法第179條之規定請求返還系爭專利權。

 

最高法院112年7月4日作成之110年度台上字第585號民事判決中，亦闡述「專利權」為專利專責機關就專利申請權人之申請，本於行政權作用所核准，故未經專利專責機關核准給予發明專利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專利權。於專利權歸屬發生爭議時，真正發明人應依專利法第35條第1項之規定，於該專利案公告後2年內，以其有同法第71條第1項第3款所定「發明專利權人為非發明專利申請權人」之事由提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請發明專利，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。

 

因此依現行實務，在「專利權」的歸屬爭議案件中，真正發明人應訴諸專利法途徑為之，且應特別留意相關規定及時效。惟現行專利法修正草案擬刪除專利法第71條第1項第3款（理由為智慧局無從判斷私權歸屬爭議，應由民事訴訟途徑解決），倘修法通過，涉及「專利申請權」歸屬之實質爭議將回歸法院處理，然而，就涉及行政權行使之「專利權」是否仍維持既有實務立場，後續的修法動態與法院的因應值得繼續觀察。