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申請專利範圍是否與揭露內容相匹配－淺談貢獻原則 (2)
上一期提到，針對「申請專利範圍與揭露內容不匹配」的情況，在台灣及美國有可能觸發「貢獻原則（Rule of Dedication）」之適用，本期嘗試從專利申請人或專利權人的角度，歸納出幾種發現前述不匹配情況的處理方式，以及更早期可採取的預防措施。
申請專利範圍與揭露內容不匹配的處理方式
若專利申請人或專利權人發現專利說明書的揭露有部分沒有被請求（納入申請專利範圍），可以適時採取以下方式：
1. 當「台灣及美國」申請案（母案）仍繫屬於專利局：就發明專利而言，申請人能夠藉由申請分割案[1]或接續案[2]（子案），將明確揭露於母案專利說明書但未於母案中請求的內容於子案中請求，並請專利局對子案的申請專利範圍進行實體審查。需注意申請專利範圍於獲准公告後始能行使損害賠償請求權，且原則上母案及子案的專利有效期限同時消滅[3]，因此子案中請求的範圍獲准後能夠行使前述權利的期限較受限。
2. 當「美國」申請案（在先申請案）已發證：就發明專利而言，當母案不再繫屬於專利局，就無法以上述1的方式創造「同時繫屬於專利局」的子案來處理。專利權人可採取以下兩種方式:
A. 於「在先申請案」公開後一年內申請另一獨立「在後申請案」：現行35 U.S.C. 102(b)(1)(A)有關「新穎性的例外」規定，舉凡同一發明人任何形式的早先公開，可例外地不成為於該公開日起算一年內申請的獨立在後申請案的適格先前技術，又通稱優惠期。因此，若符合上述時限，專利權人可於優惠期期間申請另一獨立在後申請案，以保護在先申請案專利說明書的揭露沒有被請求的部分。先前討論的In re Gibbs案件，法院說明申請人於「在後申請案」所為之請求（claim），清楚表達了並沒有要將「在先申請案」明確揭露但未請求的內容貢獻給公眾，若「在先申請案」亦非專利法規定的適格先前技術，則使用「在後申請案」保護「在先申請案」專利說明書的揭露沒有被請求的部分，當屬適當途徑，專利權人可就此諮詢美國律師之意見。
B. 向專利局請求再發證（若屬擴大再發證應於發證後兩年內為之）：若因為錯過時限而無法以前述A方式處理，專利權人可視情況諮詢美國律師看是否有請求再發證的可能。請求再發證的前提是專利權人認為原發證專利有「錯誤」[4]，MPEP列舉「錯誤」之態樣其一為「申請專利範圍過寬或過窄」。需注意的是，欲納入再發證申請專利範圍的技術特徵應非屬審查過程中申請人為了獲准而放棄或修正的部分，而且專利權人行使再發證權利時，被控侵權者可主張中介權[5]（intervening right）作為防禦。
3. 當「台灣」申請案（在先申請案）已發證：就發明專利而言，無論申請案是否歷經早期公開，發證日已於專利公報上公告，因此依現行專利法第22條第3、4項[6]之規定，在先申請案的揭露內容沒有優惠期的適用，將成為在後申請案請求之申請專利範圍的適格先前技術，因此無法以另一獨立的在後申請案請求於在先申請案的專利說明書中揭露但未請求的內容。若欲以更正的方式將未請求的內容納入申請專利範圍，則應視個案情況評估是否同時符合「可達成更正前發明目的」以及「不得實質擴大或變更公告時申請專利範圍」的規定，詳見上一期內容。
結語
專利權人通常遲至行使權利時才發現申請專利範圍與揭露內容不匹配的問題，該時間點將使前述討論的許多處理方式因為超過時限而無法被採用。因此，申請人或專利權人在進行多國專利佈局時，可以就避免觸發「貢獻原則」的適用，及早考慮以下最佳實踐（best practice）：
1. 收到核准通知時詳加檢視是否有申請分割案或接續案的需求：
申請專利範圍於收到核准通知時通常已確定，而且距離發證日還有一段時間，此期間能夠創造母子案共同繫屬於專利局的情況，也能夠通盤檢視即將獲證的申請專利範圍與專利說明書的揭露是否匹配。代理人以審查過程專利局找出的先前技術內容為基礎，能夠更有目標地檢視是否有相對於現有技術做出貢獻的技術方案或特徵未被納入本案申請專利範圍。除了申請分割案件（例如：台灣申請案有因單一性問題而撤回的請求項、美國申請案有因收到限制選擇而撤回或刪除的請求項），代理人及申請人應進一步檢視是否有揭露於專利說明書、相對於現有技術做出貢獻、但未納入本案申請專利範圍者，以利於此段期間提申共同繫屬的子案尋求保護。
2. 與發明人進行技術訪談時，除了規劃出申請專利範圍，亦應協力討論合適的揭露範圍：
發明人對於技術的發展較為熟悉，初始提供的揭露範圍可能過於豐富而有非屬本發明「問題與解決手段」脈絡（下稱本發明脈絡）的內容。該些非屬本發明脈絡的部分，可以考慮與發明人討論是否有價值以另一獨立申請案進行，針對該非屬本發明脈絡的部分規劃獨立申請專利範圍以及相匹配的專利說明書揭露，始能盡早獲得較周全的保護。上一期前言部分說明了專利說明書的揭露是為了申請專利範圍服務，一旦確定了申請專利範圍，專利說明書的內容必須支持申請專利範圍，其揭露程度起碼需要超過各國專利法所規定的門檻。然而，超過該門檻的具體邊界在哪裡？如何在超過揭露門檻的情況下降低日後觸發貢獻原則的風險？實有賴有經驗的撰寫者與發明人及/或公司法務人員就技術面以及產品走向做詳細的討論，提早在撰寫階段就做出合理的規劃。