申請專利範圍是否與揭露內容相匹配－淺談貢獻原則 (1)

09/28/2023

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 前言

專利說明書的揭露是為了申請專利範圍服務。現行專利法26條記載「1、說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。2、申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」。相似地，35 U.S.C. 112（a）也載明了專利說明書揭露需符合「written description requirement」，即前述專利說明書內容需對大眾傳達專利申請人擁有（in possession of）申請專利範圍界定之發明，易言之，專利說明書記載的內容要以一種大眾認為申請人於「申請時」確實擁有相對應排他範圍的方式支持申請專利範圍；以及符合「enablement requirement」，即前述專利說明書記載的內容要達到習知技藝者能「據以實現申請專利範圍界定之發明」的程度。立法理由是，專利權人為了得到相對應範圍的排他權利所需做出的交換。

然而，當專利說明書揭露的程度「超過」前述門檻，導致有部分內容僅在說明書中以達到門檻的方式揭露，但卻沒有被納入申請專利範圍中，對申請人（或嗣後的專利權人）而言，是否會有不利的影響？本期針對此種「申請專利範圍與揭露內容不匹配」的情況，在台灣及美國有可能觸發「貢獻原則（Rule of Dedication）」之適用做出簡要說明。

 

貢獻原則及其適用範圍

貢獻原則於1881年由美國最高法院對Miller v. Brass Co.案件的審理中被論述，專利權人於獲證後15年請求擴大再發證[1]（Broadening Reissue）成功獲准，將公告時申請專利範圍「a lamp with a double dome and without a chimney」更正為「a lamp with a single dome and with a chimney」，其理由為「a lamp with a single dome and with a chimney」已揭露於專利說明書，當時因為不小心而錯誤地沒有納入申請專利範圍。在上訴審中，除了專利權人有怠惰的問題之外，美國最高法院還認為只請求（claim）一特定結構，而未請求其它同時明顯記載於說明書的結構，該等未請求的結構依法應視為貢獻給公眾，因此認定該擴大再發證無效。

1971年的In re Gibbs案件使法院作出了貢獻原則「不適用」於同一申請人、不同時繫屬於專利局、分別於前後時點申請的兩個專利申請案。專利局使用「在先申請案」明確揭露但未請求的內容，來核駁同一申請人但未同時繫屬於專利局的「在後申請案」缺乏新穎性[2]，「在後申請案」請求了「在先申請案」明確揭露但未請求之內容。在本案中，專利局稟持貢獻原則的精神，認為申請人於「在先申請案」明確揭露但未請求的內容視為貢獻給公眾，等同於申請人放棄（abandon）了該發明，因此不具新穎性。法院推翻了專利局的認定，說明申請人於「在後申請案」所為之請求（claim），清楚表達了並沒有要將「在先申請案」明確揭露但未請求的內容貢獻給公眾，當然，「在先申請案」是否為專利法規定的適格先前技術而能當作核駁依據[3]，則是另一個獨立的問題。

在1996年的Maxwell v. J. Baker, Inc. 案件中，法院將貢獻原則適用於均等論的限制條件。Maxwell女士發明了連接一雙不具有孔眼的鞋子的方式（有孔眼的鞋子可用繫繩或鞋帶穿過孔眼綑綁），以避免量販零售時成雙的鞋子丟失。在Maxwell女士的專利說明書中記載了三種實施方式，分別將絲狀緊固件（filamentary fastener）置於成雙鞋子的A、B、C三個不同位置作為連接手段，而申請專利範圍中僅請求了將絲狀緊固件置於A位置的態樣。被控侵權者實施了將絲狀緊固件置於A、B、C位置的態樣，地方法院認為置於A位置態樣構成文義侵權，置於B、C位置態樣構成均等侵權。CAFC基於貢獻原則，認為置於B、C位置態樣未構成均等侵權，因為專利權人已貢獻給公眾。CAFC重申，於申請階段，專利申請人不能僅請求較窄的範圍通過專利局審查，伺獲證後再以均等論主張說明書有揭露但未請求的較寬的範圍，如此一來不啻是鼓勵專利申請人提供廣泛的揭露於說明書，並請求一個窄範圍通過專利局審查，事實上，這種情況應屬違反當時35 U.S.C. 112（2）所規定的「particularly point out and distinctly claim the subject matter which the applicant regards as his invention」。

1998年的YBM Magnex, Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n案件（YBM案），CAFC基於Maxwell案的事實，在YBM案判決中限縮了貢獻原則限制均等只有在「不同實施例之間」的情況下才適用，創造了與先前判例的矛盾。YBM案中系爭專利請求了一種永久磁性合金含有「6,000至35,000 ppm」的氧，被控侵權者製作了一種永久磁性合金含有「5,450至6,000 ppm」的氧，專利權人主張均等侵權，「5,450至6,000 ppm」的範圍有揭露於系爭專利說明書但未被請求。CAFC認為Maxwell案沒有創造出「均等論不能涵蓋有揭露於說明書但未被請求」的新規定，因此對貢獻原則限制均等的原則做出了限縮。

2002年Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc. （Johnson案）的CAFC全院聯席審理又重新確定了Maxwell案貢獻原則的操作方式。Johnson案中系爭專利請求一種器件用於製作印刷電路板，為了改善銅箔太薄造成的操作困難，系爭專利使用剛性較強的鋁操作基板與銅箔形成層狀堆疊以利印刷電路板製作，而系爭專利書明書另記載「縱使鋁為目前較佳的操作基板材料，其他材料例如不鏽鋼或鎳合金亦可以使用」。被控侵權者使用了鐵（不鏽鋼是一種鐵碳合金）作為操作基板材料。CAFC推翻了地方法院認定的均等侵權，重申了（1）利用均等論捕捉（capture）未請求的標的與請求項的公示（public notice）效果有衝突；（2）專利權人不能以廣泛的揭露、狹窄的請求，來逃避專利局對廣泛請求的審查，因此，基於Maxwell案的原則，法院不處理意圖將排他權延伸到專利局未審查的部分。

2002年後以Johnson案為里程碑，陸續有CAFC判決採用貢獻原則限制均等[4]。由此可知，貢獻原則早期多適用於認定美國專利獲證後的擴大再發證（Broadening Reissue）是否有效，近來則多用於主張均等論的限制條件之一。在台灣，民國105年經濟部智慧財產局公布的「專利侵權判斷要點」第四章均等論之限制事項3亦列出「貢獻原則」，其意義記載如下：「貢獻原則係基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權的均等範圍，若專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符」，智慧財產法院判決[5]也常見援引「貢獻原則」阻卻均等。

台灣沒有類似美國的擴大再發證程序，現行更正審查基準雖無直接援引「貢獻原則」，但規定更正不得擴大或變更公告時申請專利範圍。更正審查基準雖然允許將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍[6]，但視更正的個案內容，仍必須同時符合「可達成更正前發明目的」以及「不得實質擴大或變更公告時申請專利範圍」的規定。例如，更正審查基準在4.1節例示了「增加申請標的」態樣，包含「將說明書中已揭露但公告時之申請專利範圍未涵蓋的技術內容（包括實施方式或實施例）增加記載於請求項中，將實質擴大申請專利範圍」，應屬不准更正；又如更正審查基準7.3.3節的案例2至5，引進說明書中已明確記載的技術特徵至申請專利範圍，如屬於下位技術特徵或進一步界定之技術特徵，且若仍可達成更正前之發明目的，則被認定未質擴大或變更公告時申請專利範圍，應准予更正。

       下一期將從專利申請人或專利權人的角度出發，討論在台灣及美國申請專利遇到「申請專利範圍與揭露內容不匹配」的情況可以考慮的處理方法。