Newsletter
未註冊商標時權利救濟之方式與難度
一、前言
我國商標制度採取註冊保護主義，商標權人在取得經濟部智慧財產局核准註冊，自得限制其他人非經商標權人同意，不得使用商標權人的商標，否則將面臨民事上與刑事上的法律責任。若有其他人提出申請註冊相同或近似的商標於相同或類似的商品或服務中，另會遭到經濟部智慧財產局以行政程序駁回該商標的申請。由此可見，及早在我國註冊商標註冊所能得攻擊防禦利器之優點。
外國企業在進行國際商標布局時，有時基於商業布局時程或商標申請成本等考量或受到當地主管機關審查商標案件量之影響，或未於台灣提出商標之申請或未能及時取得商標註冊，則一旦該企業的權利於台灣受到侵害時，將如何主張權利救濟?基於一個創作或設計可能同時符合多個智慧財產權的權利取得要件，而得併行享有多種不同智慧財產權的保障，故此際企業或可嘗試依據著作權侵害或違反公平交易法中不正競爭禁止相關規定，主張其權利。
近期，最高法院110年度台上字第2923號民事判決即屬此例，該案一審法院判決台灣公司應賠償大陸公司新台幣500萬，但二審判決完全推翻一審關於著作權侵害暨不公平競爭之認定而駁回大陸公司主張賠償的請求，嗣後大陸公司向最高法院提出一部上訴。雖然最高法院將案件發回二審，但從一審二審於著作權侵害暨不公平競爭等各項爭點認定的歧異性，顯見若無法訴諸商標權，則權利救濟途徑上將較為艱辛，以下謹簡要說明之。
二、一審二審於著作權侵害暨不公平競爭等各項爭點認定的重大歧異性
(一)一審判決
本案中，原告於台灣提起一審民事訴訟時雖已取得中國大陸之著作權登記及商標註冊，並提出我國商標申請，但尚未取得我國商標之註冊，故無法直接依據我國商標法之相關商標侵權規定，用以主張被告之商品及服務使用與原告之「咪哒miniK」品牌圖樣近似、僅有簡繁體字差異的「咪噠miniK」商標圖樣侵害原告之商標權。
退而求其次，原告主張被告重製及公開傳輸其美術著作而構成「著作權侵權」，同時主張被告之產品外觀設計與原告之產品相似，且原告之產品及商標在我國已達到著名程度，其「咪哒miniK」標識在我國屬於「著名表徵」，所以被告於網頁上使用「引進」、「總代理」文字使人誤認原告與被告之間有合作、代理或授權關係等引人錯誤之情事，亦有榨取原告之努力成果，藉以增加自身交易機會之情事，而違反公平交易法第21條、第22條或第25條。
(二)二審判決
但案件上訴二審後，由於著作權人曾經轉手過，故二審檢視相關事證改認定提告的大陸公司並未證明其為受讓之著作權人，旋即駁回著作權侵害之主張。
有關於大陸公司所有商標在大陸地區所建立之知名度，是否已傳達至我國，而為我國相關事業及消費者所普遍認知之商標一事，二審法院完全否定之；同時再度強調「商標法係採屬地主義之原則，故被上訴人於大陸地區所取得之註冊商標亦不得在我國主張民事上之權利」。
相對於一審判決較為寬鬆認定「不需要求原告須提出何證據用以證明原告確有進入臺灣市場之明確時程或計畫，即得自產品市場及地理市場二面向，認定原告有可能進入臺灣市場從事競爭，且會對於臺灣市場內既有業者形成競爭壓力，故原告雖於我國並無營業及處所，仍為潛在競爭者」，從而適用公平交易法；二審嚴格認定「被上訴人雖始終主張其擬進入臺灣市場，然其於原審自承在臺灣並無業務…是被上訴人所提供…產品及其服務確未進入我國市場…且被上訴人係大陸地區法人，如欲在我國經營業務，須依法申請投資許可方得為之，而銷售或提供迷你KTV商品或服務亦須設置營業據點或招徠經銷代理商，然被上訴人…並未提出證據佐證其有何進入我國市場之可能性，消費者即無從輕易選擇或轉換交易對象」而判定大陸公司於本案中無法主張適用公平交易法。
三、小結
雖然最高法院自「著名商標」角度切入，以大陸公司所提出事證是否仍不足供判斷其於大陸註冊商標非僅為大陸地區著名商標，而已為我國相關事業及消費者所普遍認知之著名商標？攸關本件有無公平法民事賠償責任適用與否之認定，自屬重要之攻擊方法。認為二審未遑詳加審究，且未說明如何認定始符合「著名商標」之要件事實及其依據，而予以發回二審，希冀一審二審判決結果大相逕庭仍有再度審理之機會。
但從本案更可看出商標法以外的救濟途徑無論在舉證責任上或產生的法律責任效果的強度上，未若企業憑藉於我國已註冊商標主張商標法上的救濟來得有利。所以，企業及早事前規劃整體商標布局不僅可避免他人在商標產品產銷國家或地區發生搶註或仿冒情事，對於日後發生法律爭議時也可以作為主張權利的有力依據。