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2023年專利實體審查基準修正



配合專利法施行細則及專利權期間延長核定辦法之修正,以及實施WIPO ST.26標準之XML序列表,為即時反應審查實務之需要,智慧財產局於2023年預告修正「專利審查基準」第2篇發明專利實體審查第1345101114章及第5篇舉發審查第12章,自202371日生效。本文茲就本次修正幅度較大者摘要說明如下:

一、2篇第1章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」

1.4審查注意事項」一節,新增第(5)點,敘明說明書中引述之先前技術得否採認為引證之原則:

「說明書中引述之先前技術,若未載明或無法確認其公開之期日,基於誠實信用原則或禁反言,原則上,應認定其為先前技術,而可作為論斷專利要件之依據。惟若申請人申復有具體事證證明其於說明書中引述之技術為其未公開之內部技術,則該先前技術不得作為判斷申請專利之發明不具專利要件之依據」。

二、2篇第3章「專利要件」

5.7「權利接續」一節,修正第(4)點,說明有關發明及新型一案兩請,該發明案於未審定前,提出分割申請且同時援用原發明申請案之聲明者,應於原申請案或分割案核准審定前,函申請人確認僅能有一個發明案作為接續案:

「於原申請案或分割案任何一案核准審定前,仍存有相同創作之情事者,應函申請人確認唯一的發明申請案作為接續案,以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨」。

三、2篇第5章「優先權」

2.7「審查注意事項」一節,參照程序審查基準第一篇第7章之規定,新增後申請案主張國內優先權後、尚未審定前,先申請案於申請日起算未滿15個月時,仍得就未被主張國內優先權之部分提出分割申請,其分割案不得再被主張國內優先權:

「後申請案主張國內優先權後、尚未審定前,先申請案於申請日起算未滿15個月時,仍得就未被主張國內優先權之部分提出分割申請,其分割案不得再被主張國內優先權」。

四、2篇第10章「分割與改請」

1.        2.1「形式要件」一節,配合11251日新修正專利法施行細則第28條第3項之內容,新增說明:

「分割案之說明書,未完全援用原申請案申請時之說明書內容者,為保障申請人權益及提升審查效率,以利正確判斷分割後之申請案是否超出原申請案申請時說明書所揭露之範圍,申請人應檢附分割案之說明書與「原申請案申請時之說明書」差異部 分之劃線頁;其為刪除原內容者,應劃線於刪除之文字上;其為新增內容者,應劃線於新增之文字下方;並得於分割申請書就差異部分為說明」。

2.        1.3「分割申請效果」一節,配合第三章5.7權利接續之修正內容,說明應於原申請案或分割案核准審定前,智慧財產局將函申請人確認僅能有一個發明案作為接續案:

「於原申請案或分割案任何一案核准審定前,仍存有相同創作之情事者,應函申請人確認唯一的發明申請案作為接續案,以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨」。

五、2篇第11章「專利權期間延長」

1.        專利法第53條所稱「依其他法律規定,應取得許可證者」,並不限於依藥事法第39條規定取得之許可證,依罕見疾病防治及藥物法第14規定取得許可證之藥品,亦有其適用,爰明確法規依據。

2.        配合202326日預告之專利權期間延長核定辦法第四條修正草案,修正本局可依申請人所提出之經衛福部確認為核發藥品許可證所需之國內外臨床試驗期間之審核資料(即,蓋有騎縫章之「資料專屬期及國內外臨床試驗資料表」),作為延長專利權期間之認定標準,毋須將申請人所送資料再送請衛福部確認。

六、2篇第14章「生物相關發明」

配合智慧財產局202281日全面實施說明書序列表採WIPO ST.26標準,修正有關序列表的記載規定。

七、5篇第1章「專利權之舉發」:

2.4.1.2舉發聲明之處理原則」一節,針對舉發聲明包含引用記載形式之請求項,惟並未就該請求項所引用之部分請求項說明舉發理由之情事,新增說明審查之範圍及一事不再理之適用情形,並舉例之:

「舉發聲明包含請求撤銷一引用多項請求項之記載形式請求項及其所引用之部分請求項,倘舉發理由僅就該引用記載形式請求項所引用之部分請求項的範圍主張不符專利要件,應僅就所主張之該引用記載形式請求項所引用之部分請求項的範圍審查,並於舉發審定書中敘明審查範圍。倘該請求項審定結果為舉發不成立,嗣後任何人針對該引用記載形式請求項未主張的部分請求項之範圍另提起舉發,並無一事不再理之適用」。

八、5篇第2章「專利權期間延長之舉發」

1.        配合第2篇第11章專利權期間延長之修正,新增依罕見疾病防治及藥物法第14規定取得許可證之藥品,亦有專利法第53條之適用。

2.        配合第2篇第11章專利權期間延長「6.核准延長發明專利權期間之範圍」之內容,修正文字以明確醫藥品或農藥品專利權,經核准延長期間之權利範圍:

「醫藥品或農藥品專利權,經核准延長期間者,其於延長專利權期間之權利範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍,不及於申請專利範圍中有記載而許可證未記載之其他物、其他用途或其他製法申請專利範圍中與許可證所載」。

 

欲詳閱本次專利審查基準修正之詳細內容者,可參考智慧財產局網頁公告之修正各章劃線本等內容(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-923874-4802d-1.html)。

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