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於專利權生效前簽約但在生效後交付侵權產品,亦構成專利侵權行為
專利法第58條第1項明定:「發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」,同條第2項將所謂之「實施」行為提供定義:「實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」。上述規定於新型專利亦準用之(專利法第120條)。惟實際商業活動中,涉及之行為種類可能十分多樣,若有未明文記載於上述條文中之行為態樣,此時應如何進行法律涵攝,不無疑義。
智慧財產及商業法院近期於109年民專上字第45號民事判決(裁判日期:111年8月22日)中,認定「交付」係「販賣」行為之一環,仍屬侵害專利權之行為。該案原告A為二件系爭新型專利之專利權人或共同專利權人,其起訴控告被告B及C所共同販賣或製造之多件產品已侵害系爭專利。其中,被告B係於系爭專利生效前便與訴外人訂立買賣系爭產品之合約書,其在系爭二專利權有效期間僅有「交付」該等系爭產品予訴外人之行為,惟法院仍認定被告B之行為構成專利權之侵害。其論理如下:
1. 系爭二專利權之權利期間分別為107年2月21日至116年10月30日、107年5月11日至117年1月21日,應以行為人於上開期間內有侵害系爭二專利之行為始構成侵害專利權。
2. 發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。專利法第58條第1、2項定有明文。其中為販賣之要約,旨在行為人是否透過其行為使第三人瞭解其處於可製造或可交付侵害專利權物品之狀態,亦即使第三人預期能取得侵權物品事實上支配力。上開規定係於92年2月6日參照世界貿易組織(WTO)中「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPs)第28條第1項規定,將「為販賣之要約」(offering for sale)列為專利權之效力範圍,目的在於擴大對權利人之保護。準此,為履行買賣合約而交付侵害專利權物品之行為,已將侵權物品對外流通,對專利權人排他權之行使造成妨礙,情節較「為販賣之要約」嚴重,自屬販賣行為之一環。
3. 被告B係於106年12月26日與訴外人訂定買賣合約書,於107年6月15日交付系爭產品,其訂約時系爭二專利雖尚未取得專利權,然被告B交付系爭產品之時間係在系爭二專利之專利權期間內,揆諸前開說明,仍應認被告B有侵害專利權之行為。