發明完成後的跨國專利申請決定（例如：在多國提出申請、首次專利申請國之決定等），本應由專利申請人基於其具體需求自行決定。然，基於針對國防機密及其他國家安全機密考量，相關國家專利法中訂有海外專利申請特殊規定，該等規定可能會限制或影響申請人前述跨國專利申請相關決定。參酌各相關國家專利法立法意旨，此等對專利申請決定之特別規定，主要是為了防止經由所涉海外專利申請而可能造成對國防機密及國家安全的不利影響。

 

Patent Cooperation Treaty (PCT) 締約國國內專利法訂有前述海外專利申請特殊規定者，約有20餘國，World Intellectual Property Office (WIPO)彙整了前述締約國及其國內專利法相關規定（參見 https://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html），供專利申請人在進行跨國專利申請決定時參考。

 

為提昇國際市場上技術競爭力及確保自我研發技術/商品在國際行銷管道上之必要保護，企業積極進行跨國專利申請布局已為常態。另，基於全球市場整合流通及跨業技術開發合作趨勢，企業內部或外部之跨國性研發活動也日益頻繁。企業於進行跨國專利申請布局時，除應充份理解各相關國家前述有關海外專利申請之特殊規定，亦應踐行各該國專利法規定的必要程序，以符合該國規定，避免因未遵循相關規定所導致之風險（例如：專利申請案駁回、專利權無效、刑事責任等）。

 

由於各國對前述專利申請特殊規定條件及內容並非完全相同，專利申請人於確認其應踐行的前述專利申請特殊規定並決定專利申請國家及申請國順序時，可能因發明研發活動所涉主、客觀情況(例如: 發明完成地、發明人住居所等)，導致不同的專利申請決定 (提出申請國家、首次申請國之決定等)。一般而言，申請人需先行硏判下列事實: （1）發明標的屬性 、（2）獨立或共同研發、(3)發明人身份 、（4）發明人住、居所所在、（5）發明完成地等，再根據相關事實並參酌相關國家專利法規定，確認其專利申請特殊規定及海外申請前所應踐行的特別程序（例如：美國、新加坡、馬來西亞、印度等國的 Foreign Filing License 申請、韓國、德國等國針對國防相關發明申請之限制規定、中國的保密審查等）。

 

以美國為例，根據專利法(35 U.S.C. § 184)規定，針對”在美國完成之發明創作”，於申請人提出美國專利申請後六個月內，除非已取得美國專利商標局核發的Foreign Filing License，專利申請權人不得在國外提出專利申請。如違反前述規定，美國專利商標局將不授予專利權或可撤銷已獲頒的專利權。另，根據美國專利法第186條規定，故意違反第184 條規定者，將處兩年以下有期徒刑，或科或併科美金一萬元以下罰金。另以馬來西亞為例，針對在馬國完成之發明，申請人應首先向馬國申請專利; 根據該國專利法第23A條規定，如發明人或專利申請人為馬國居民或具馬國國籍(包括馬國公司)，僅有在先行取得馬國專利局核發之Foreign Filing License 或在提出馬國專利申請兩個月後，始可在海外申請專利。根據馬國專利法第62A條規定，任何人違反第23A條規定，將處以馬幣15,000罰金，或科或併科二年以下徒刑。

 

若申請人已取得某特定國家所需 Foreign Filing License 或已通過該國保密審查，申請人於進行嗣後專利申請過程中，亦應特別留意（1）實際申請的發明創作標的必須在前述Foreign Filing License 或保密審查所涉發明創作範疇之內，及（2）海外專利提出申請後若有修正、更正申請及或接續申請者，所涉修正、更正及接續申請標的亦應在前述Foreign Filing License 或保密審查所涉發明創作範疇之內。如有涉及新申請標的之情形，申請人應評估是否需另行提出 Foreign Filing License 及/或保密審查申請或踐行其他相關程序。

 

 

中國專利法第三次修正於2008年12月通過，修正後專利法於2009年10月1日正式施行，並首次導入「針對在中國完成研發成果向海外申請所應踐行的保密審查」(以下簡稱「保密審查」，其適用發明及實用新型專利標的，不含外觀設計專利標的。

 

 在2009年9月30日前，針對在中國境內產出的研發成果尋求專利保護的，必須先向中國申請專利後，始可向中國以外的國家或地區申請專利; 中國專利法第三次修正後，「中國首先申請原則」已刪除。根據2008年中國《專利法》第20條第1款（對應於2020年專利法第19條第1款）規定，任何單位或者個人將在中國境內（註: 不包括香港、澳門及台灣）完成的發明或實用新型向外國申請專利的，應當事先報經中國國家知識產權局進行保密審查。同條第4款進一步規定：”違反本條第1款規定向外國申請專利的發明或實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權”。另，根據《專利法實施細則》第44條及第53條規定，在發明專利申請的初步審查及實質審查過程中，以及在實用新型專利申請的初步審查過程中，如發現該發明或實用新型違反專利法第20條第1款的規定，可予以駁回。專利法實施細則65條進一步規定：違反專利法第20條第1款規定的，也屬專利無效宣告請求的理由。

 

實務上，如申請人決定首先向外國申請專利 (包括外國專利局受理的一般申請案或國際申請案)，申請人應事前向中國國家知識産權局提出保密審查之請求，並詳細說明其技術方案，踐行並完備保密審查程序。如申請人決定在中國首次提出專利申請，並在之後向外國申請專利，申請人仍應在向外國申請專利前，先向國家知識産權局提出保密審查之請求並完備該程序。具備資格的專利申請人也可選擇首先提出一項Patent Cooperation Treaty (PCT)國際申請案件，並以國家知識產權局作為PCT受理局；根據中國專利法規定，於前述PCT國際申請案件提出時，視為已同時向國家知識產權局提出保密審查之請求 (無須另行提交保密審查請求)，國家知識產權局將依法進行保密審查程序。

 

根據中國專利法實施細則第9條的規定:國家知識產權局收到專利申請人保密審查請求後，經審查認為所涉發明或實用新型可能涉及國家安全或重大利益而需保密的，應及時向申請人發出保密審查通知；若申請人未在其保密審查請求提交日起4個月內收到保密審查通知，申請人可就該發明或實用新型向外國申請專利或向有關國外受理局提出PCT國際申請。國家知識產權局依規定通知進行保密審查後，應及時作出是否需要保密的決定，並通知申請人。若申請人未在保密審查申請日起6個月內收到需要保密的決定，申請人可就該發明或實用新型向外國申請專利或向有關國外受理局提出PCT國際申請。

 

 

自2008年中國《專利法》實施以來，陸續有若干無效宣告請求人基於”涉案專利不符合《專利法》第20條第1款保密審查規定”為由，針對相關中國專利向國家知識產權局提出無效宣告請求。根據incopat資料庫顯示，截至2022年7月7日止，針對以”違反保密審查規定”作為無效理由的專利無效宣告請求案件，國家知識產權局(專利局複審和無效審理部)已就約22件專利無效宣告請求作出了決定。2022年4月22日，國家知識產權局針對浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司（下稱"捷昌公司”）名下的CN201720389490.8號實用新型專利（實用新型名稱: 可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱；優先權日：2017年01月10日、申請日：2017年04月14日、授權公告日：2018年02月16日；授權公告號：CN207016433U）作出了第55586號無效宣告請求審查決定書，指出：該專利的權利要求1-11因不符合專利法第20條第1款規定被宣告全部無效。

 

據瞭解：前述案件為首件因違反保密審查規定而被宣告無效的中國專利案件。在該無效宣告請求案件中，無效宣告請求人根據以下無效理由，主張涉爭專利各權利要求均應被宣告無效:

 

(1)   涉爭專利之權利要求不具備新穎性及創造性；涉爭專利之權利要求無法得到其說明書的支持；及

 

(2)   涉爭專利涵蓋在中國境內完成之技術方案（發明創作），但申請人未依法踐行保密審查程序。

 

針對前述無效請求理由，專利權利人於答辯時，就原權利要求進行了修改，修改後的權利要求共計11項。專利權人尚提出下列答辯意見:

 

(1)   修改後的權利要求第1至第11項符合新穎性及創造性要件，且該等權利要求均能得到說明書的支持；及

 

(2)   涉爭專利所請技術方案是在國外(中國境外)完成的，並未違反專利法第20條所訂保密審查之規定。

 

針對雙方當事人提出之書狀，國家知識產權局進行了書面審查，並邀請雙方當事人參加了口頭審理程序。國家知識產權局嗣以”涉爭專利權利要求第1項至第11項違反保密審查規定”為由，宣告”涉爭專利的权利要求第1至第11項全部無效”。國家知識產權局另於《無效宣告請求審查決定書》中指出: 鑒於涉爭專利權利要求第1項至第11項不符合專利法第20條第1款規定(即，保密審查規定)，依法被宣告全部無效，針對無效請求人提出的其他無效理由 (不符新穎性、創造性、權利要求無法得到說明書的支持)，不再予以評價”。換言之，因涉爭專利的全部權利要求項已被認定違反專利法第20條所訂保密審查之規定，國家知識產權局並未進一步審究無效請求人提出的其他無效理由(不符新穎性、創造性、權利要求無法得到該案提交說明書記載的支持) 及專利權人據以提出的答辯。

 

有關前述專利無效宣告案件，特摘述案情重點如下:  

 

 

捷昌公司就其上述專利的技術方案，在中國和美國提交了四件專利申請：

 

 

1.    CN201720389490.8專利（即涉案專利）中所涉技術方案與在先申請的US62/436,730所涉技術內容是否相同?

 

根據專利權人及無效請求人雙方提出之主張及證據，國家知識產權局在進行書面審查及口審程序後，做出下列認定:

 

"CN201720389490.8專利中所涉技術方案與US62/436,730的技術方案內容相同，二者屬於相同主題的發明; 專利權人未於提出US62/436,730申請前踐行中國專利法所要求的保密審查程序。”

 

2.    所涉技術方案是否屬於在中國國內完成者?

 

有關此爭點 (所涉技術方案是否屬於在中國國內完成者)，無效請求人提供了兩項證據（如下），並根據「專利權人住所地」及「發明人國籍」觀點，主張涉爭專利所請技術方案係屬在中國國內完成者： 

 

(1) 證據2-1：【浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿）】- 資料來源為中國證劵監督管理委員會; 及

 

(2) 證據2-2：【新昌張東行：勇攀科技高峰的”追夢人”文章】- 資料來源為浙江線上-新昌新聞網2021年05月28日發佈

 

 

"反證1：紹興市公安局出入境管理局出具的姓名為"胡仁昌”的"出入境記錄查詢結果", 用以證明涉案技術方案是胡仁昌於2016年於美國出差期間完成的。"

 

針對雙方當事人就前述爭點(所請技術方案是否屬在中國境內完成者、涉爭專利是否違犯專利法第20條所訂保密審查規定) 所提交的無效主張、答辯及相關證據，國家知識產權局於審查後指出: 針對前述違反保密審查規定之無效主張，無效請求人負有證明"涉爭專利的實質性內容(技術方案)係在國內完成的初步證明責任，其舉證需要達到高度蓋然性的要求"。國家知識產權局另指出: 判斷涉爭專利的實質性內容（所請技術方案）是否為在國內完成者，可由下列二個角度綜合考究，國家知識產權局並以下述理由做出專利無效決定:

 

1.   理由1 (由專利權人所在地以觀)

 

證據2-1 (專利權人公司的招股說明書)封面載明:專利權人公司住所地 (浙江省紹興市新昌縣); 第1-1-113頁載明:"公司始終注重研發體系的建設和完善，建有省級高級技術企業研究開發中心和省級企業研究院"、"2011年，公司獲得國家高新技術企業資格"；第1-1-114頁載明："公司完成了「多功能醫療床智慧驅動與控制系統」及「高精度電動推杆」兩項國家火炬計畫項目"、"2016年完成了直筒型升降立柱等多個省級新產品驗收"。

 

國家知識產權局認為: 專利權人的住所地和其研發機構均在中國境內，且無相反證據表明"在US62/436,730專利申請案申請日之前，專利權人在國外有具備技術研發或產品設計能力的機構”，故，可初步證實"專利權人公司所擁有的本專利的實質內容高度可能是在中國國內完成的"。

 

2.   理由2 (由發明人國籍以觀)

 

根據專利法實施細則第13條規定：發明人或設計人是指"對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人"。凡是被記載為發明人者，應當被認定為"對發明或實用新型的實質性特點或實質性內容作出了創造性貢獻"。本專利載明的發明人為胡仁昌、陸小健、黃占輝和張東行，該四人均應被認為是對本專利的實質性內容作出創造性貢獻的人。

 

根據證據2-1的記載，胡仁昌、陸小健和黃占輝均為"中國國籍，無境外永久居留權"（證據2-1的第1-1-218頁、第1-1-219頁和第1-1-121頁），且該三人均為專利權人公司的員工，在無相反證據的情況下，胡仁昌、陸小健、黃占輝三人做出職務發明的工作地應當被認為在國內。證據2-2報導 (主題是"新昌張東行：永攀科技高峰的'追夢人'")記載: 張東行"擔任辦公室事業中心研發部負責人，主要負責辦公桌升降系統"、"機緣巧合下，來到浙江捷昌線性驅動股份有限公司工作"、"工作六年來，他不忘初心，始終踐行著自己對科技創新的堅持"、"這幾年，張東行帶領的智慧辦公團隊取得了不俗的成績"。

 

國家知識產權局認為: 可初步證明張東行的工作任務與本專利具有關聯性，也表明其工作地在國內。

 

3.   理由3 (專利權人的反證不足以表明本專利的技術方案是在國外完成的)

 

國家知識產權局進一步判定:專利權人的反證不足以表明本專利的技術方案是在國外完成的，因此其應當承擔不利的法律後果，理由主要如下：

 

(1)   反證1為由紹興市公安局出入境管理局出具的"出入境記錄查詢結果"，顯示本專利的發明人之一胡仁昌於2016年06月12日至2017年06月16日期間的出入境記錄; 在證據1-4的四項專利案之最早申請日（2016年12月20日）之前，胡仁昌共有三次從上海的出境記錄，分別是2016年06月12日至07月03日前往加拿大、2016年10月24日至10月31日前往德國、2016年11月13日至24日前往美國。該反證1本身只能證明在以上期間胡仁昌曾有出境經歷，並不能直接證明本專利的發明創造係胡仁昌在國外完成。另，除了胡仁昌外，本專利還有三位發明人，均為對發明創造的實質性內容作出貢獻的人，該反證1不能證明另外三位發明人陸小健、黃占輝、張東行在國外完成本專利的發明創造。另，專利權人稱本專利創造主要是胡仁昌在美國完成的，但根據反證1可知，胡仁昌僅於2016年11月13日至24日前往美國，短短十天內，作為專利權人公司董事長的胡仁昌不僅形成技術方案的完整構思，還完成了美國臨時專利申請所需的材料和所有申請手續，此一主張的合理性明顯不足。

 

(2)   證據2-1可顯示：專利權人公司有意成為上市公司，其應有完備的公司構架；其主張本專利的技術方案在國外完成，應有能力提供所述技術方案在國外研發和完成的直接證據。

 

國家知識產權局認為: 在專利權人未能提供充分證據，未盡到舉證義務的情況下，應承擔舉證不利的法律後果。

 

針對本件專利無效請求案件，國家知識產權局最終做成決定如下：專利權人將其在國內完成的發明創造於2016年12月20日遞交美國臨時專利申請之前，未履行提請進行保密審查的義務，根據專利法第20條第1款、第4款的規定，涉案專利權利要求1-11的技術方案不能被授予專利權。

 

各國專利法所訂保密審查、Foreign Filing License等規定有其特殊之處，該等規定雖屬程序遵循事宜，然，若申請人違反該等規定，將可能導致專利申請被駁回、專利被宣告無效、以及衍生出的其他法律責任等嚴重後果，致無法有效保障專利申請人的合法權益。以中國保密審查為例，一旦錯過合法提出保密審查的申請時機，即無補行保密審查程序，於此狀況下，在中國的專利申請將因此無法獲准，即便獲准，獲准的中國專利亦可被宣告無效。不少企業在國外設有子公司，也不時進行跨國共同研發活動，對於發明創作/技術方案的完成地、發明人具有他國國籍或於國外設有居所、發明人前往國外出差等情形，企業均應建立相關管理機制，掌握各發明研發當時所涉之研判因素，始能正確踐行保密審查、Foreign Filing License等程序。