| 一、 |
美國總統歐巴馬於 2011年9月16日簽署美國發明法案(America Invents Act; H.R. 1249法案)，修正內容正式納入專利法(35USC)。本次修法重點之一為：將「先發明原則」修正為「先申請原則(first-inventor-to-file)」。修法前，美國為世界各國中僅存採行「先發明原則(first-to-invent)」的國家，即便他人先行提出美國專利申請，仍由最先完成發明創作之發明人(或其受讓人)優先獲頒專利權。修法後，變更為「先申請原則(first-inventor-to-file)」。新法施行後，針對同一發明提出多項申請案時，將由取得有效申請日(effective filing date)的最先提出申請案優先獲頒美國專利。此修正自H.R. 1249法案生效日起18個月後施行(生效日為2013年3月16日)，且適用2011年9月16日(含)後提出申請的美國專利申請案。
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在新制下，發明於完成後，申請權人應儘早提出美國專利申請，以取得最早之有效申請日。根據美國專利法規定，申請美國臨時專利申請案時，申請人僅需提交足以揭露相關發明的文件（例如: 說明書及附圖，但，申請專利範圍並非必要)，申請人可藉助提出臨時申請案，儘早取得有效申請日，並於提出臨時申請案後一年內提出美國正式申請案。申請人如直接提出正式申請案，亦應及早提出申請，以取得優先獲頒專利之立場。
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| 二、 |
因應2012年9月16日即將生效之相關規定，美國專利商標局(USPTO)已修訂相關專利法(35 USC)及實施細則(37CFR)規定，重點如下:
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1. |
受讓人提出申請及宣誓書規定
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根據新專利法規定，打破了其先行觀點 (專利申請必須由發明人提出，只有在特殊狀況下始可由受讓人提出申請)。根據新專利法規定，具有專利申請權之受讓人可直接提出專利申請，惟，仍應提交由發明人簽署之宣誓書或聲明文件。
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根據新專利法35 USC 118規定，主管機關將專利權授予發明人之外的其他人時，該專利授權必須授予具有實質專利申請權益之人，另，根據新實施細則37 CFR 1.46(e)規定，具有實質專利申請權益之人如有變更，必須在繳納領證費前通知美國專利商標局。
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根據新實施細則37 CFR 1.41規定，提出專利申請，應由所提交「申請資料表(Application Data Sheet, ADS)」中載明之發明人或經發明人讓與申請權之受讓人為之，前述申請資料表之提交應早於發明人簽署宣誓書之提交，或與宣誓書同時提交。
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根據新實施細則37 CFR 1.63規定，宣誓書內容亦有變更，過去宣誓書中所必須載明之發明人國籍資訊及特殊聲明(發明人宣誓其為所請標的之“優先”發明人)，未來將不再包括在宣誓書內容中。實施細則37 CFR 1.63(c)亦明訂發明人宣誓責任重點如下:
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「宣誓人於審閱及了解申請內容(包括申請專利範圍)後進行宣誓，宣誓人亦知悉其負有向美國專利商標局揭露已知全部資訊的義務，尤其是實施細則37 CFR 1.56規定中所訂可據以判斷發明可專利性的資料。」
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根據新法規定，發明人雖無需主動宣誓“了解及承擔”特定法律責任，該等責任仍然存在。發明人所需宣誓內容主要包括: 發明由其本人或由其讓與專利申請權之受讓人提出申請、發明人相信其為所請發明之原發明人或原共同發明人、發明人了解及承擔「宣誓書中如有任何故意偽造聲明所致依美國專利法18 U.S.C. 1001規定之罰款及/或5年以下有期徒刑之法律責任」。
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其他相關重要規定包括如下:
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(1) |
根據新實施細則37 CFR 1.63(d)規定，延續申請案（Continuation Application, CA）中如涉及「新共同發明人」，其應提交宣誓書。
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(2) |
根據美國專利商標局之修法評論資料，新實施細則37 CFR 1.41(e)將允許申請人透過提交「申請資料表(Application Data Sheet, ADS)」方式(需載明進入國家階段的正確發明人），申請變更進入美國國家階段之PCT申請案的發明人。如申請人未提出變更申請，原PCT申請案的發明人將被視為進入國家階段的發明人。
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(3) |
根據現行實施細則37 CFR 1.46(b)規定，專利申請案由發明人之外其他人（例如: 受讓人或發明人履行其轉讓義務之受讓人）提出申請者，應提交詳細載明所涉申請資訊之「申請資料表(Application Data Sheet, ADS)」。根據新實施細則37 CFR 1.46(b)規定，PCT國際階段申請案之申請人（含發明人之外的人），即為PCT進入美國國家階段申請案之當然申請人。
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(4) |
根據新實施細則37 CFR 1.63(e)規定，內容已包含所需文字記載之專利申請權轉渡書(Assignment)，亦可視為宣誓書。惟，讓渡書目前無法透過電子送件系統(EFS-Web)提交，然，若其透過電子專利讓渡書系統（Electronic Patent Assignment System, EPAS）提交並經核對者，該讓渡書影本將被列入申請檔案中。
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(5) |
發明人簽署的宣誓書可於其申請案達到核准狀態始為提交。然，若該等文件在申請日後始為提交，申請人應根據37 CFR 1.16(f)規定繳納額外規費。若申請案已達核准狀態，然，宣誓書(或符合§1.64規定之替代陳述書)尚未提交，專利發證時間將因此延後；美國專利商標局於此狀況下將發出核准事項通知書（Notice of Allowability），而非核准通知書（Notice of Allowance）。核准事項通知書核發時，將敘明申請人得於3個月內回覆，該期限不可展延。針對宣誓書(或符合§1.64規定之替代陳述書)之提交時點決定，涉及不同考慮。如申請人等到專利核准時才提交，可確保所呈報發明人與獲准請求項間之一致性，因此可避免不必要的發明人更正。然，專利申請過程耗時，申請人可能因故(離職，病故等)在事後面臨取得發明人簽屬文件之困難。另，美國專利商標局提出的宣誓書文件中，簽署日期係屬非必要資訊。
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美國專利商標局已公告新法實施後所應使用之申請表格 (美國專利商標局網站：http://www.uspto.gov/forms/aia_forms_preview.jsp)。美國專利商標局表示: 2012年9月16日（含）後之申請案，均應使用新申請表格。
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2. |
申請人死亡、無法聯絡或拒絕簽署時所涉替代陳述書
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根據現行實務，當發明人無法簽署宣誓書，而必須由受讓人、發明人基於義務讓與專利申請權之受讓人、或具有相關財產利益之當事人簽署並提交「替代陳述書」時，應同時檢附相關證據，以證明所涉事實。前述要求提交證據之作法，造成專利申請權人相當負擔及困擾。根據新37 CFR 1.64規定，在符合 37CFR§1.43、1.45或1.46規定情況下，申請人可簽署「替代陳述書」，敘明下列資訊：(1)發明人及簽署替代陳述書之人，及(2)所涉特殊狀況(例如：無法聯絡到發明人，或發明人已拒絕簽署宣誓書或聲明書)。簽署「替代陳述書」之人必須已檢閱且瞭解所涉申請案之內容，且了解向官方提交影響可專利性之相關前案之義務。
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美國專利商標局在網站上公開了替代陳述書之格式如下：http://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdf，其僅要求簽署人勾選一空格表明簽署人之適格性，以及另一空格關於該替代陳述書適用之情況：發明人逝世、發明人不具行為能力、在努力後仍無法聯絡到或找到發明人，或發明人已拒絕簽署宣誓書或聲明書。
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3. |
申請代理及委任書規定
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根據新實施細則37 CFR 1.31規定，所有法人（即實體，非實際的人）申請人均應委託經獲准執業的美國專利代理人/律師代理其案件。美國專利商標局不建議申請人及代理人使用「宣誓書及授權委任書」合併文件，且美國專利商標局網頁不再提供前述合併文件表格。
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4. |
發明人更正程序（實施細則37 CFR 1.48）
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根據新實施細則37 CFR 1.48規定，針對一項由發明人提出之非暫時申請案，在提交「申請資料表(Application Data Sheet, ADS)」後，如需申請更正發明人，僅需提交一份新的「申請資料表(Application Data Sheet, ADS)」以及由尚未履行宣誓義務的發明人簽署之新宣誓書，惟，美國專利商標局可要求提交其他必要資訊。
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5. |
國內或國際優先權主張之敘明
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根據新37 CFR 1.63規定，國際優先權主張應載明於申請表格中，其不需載明於宣誓書中。根據37 CFR 1.55(d)規定，專利申請涉及基於非PCT案之國際優先權者，其主張期限為下列二項期限中較晚屆期者: (1)自美國案申請日起算4個月內，或(2)所主張優先權日起算16個月內。若因非故意導致優先權主張遲延，可依法提出特別請願程序。
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