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美國專利IDS呈報實務
1996年10月10日Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd(SEL)控告Samsung Electronics Co.(Samsung)侵害其所擁有之一項美國專利。美國聯邦上訴巡迴法院(CAFC)發現在本專利申請案之審查過程中,SEL涉及不公平行為,因而作成本專利無效之決定。
根據37 C.F.R.§1.56(a)規定,參與專利申請案之申請與審查過程之人,負有向美國專利商標局(USPTO)誠實揭露其已知悉且對該專利申請案可專利性具重要關係(materiality)之先前技藝之義務,並應透過 Information Disclosure Statement (IDS)之呈報,以符前述義務之履行。
SEL曾於1995年11月15日向USPTO呈送IDS,其列明文獻資料包括由Canon K.K. 受讓之另一日本專利申請案(Canon reference)。SEL依規定將Canon reference長達29頁之日文全文、Canon reference與系爭申請案關連性之說明及Canon reference部分內容之英譯文一併呈送USPTO。
SEL 於本案中主張:Canon reference 未予譯成英文部分之內容,無論是單獨或是與其他先前技藝合併以觀,對於系爭專利申請案之可專利性均不具重要性。法院則主要基於下列理由拒絕SEL之主張:(1)Canon reference不具累積性(not cumulative),因為其未經翻譯部分之內容較其它任何USPTO已知悉及申請人已呈報先前技藝對元件組合之揭示更加完整;(2)依相關證據顯示,Canon reference之完整譯文結合其他先前技藝有使系爭專利申請案被認定屬顯而易見之虞。
依美國專利實務,判斷專利申請人是否有不公平行為之另一要件為申請人是否有隱瞞欺騙之意圖。SEL堅稱其無意藉呈送Canon reference之部分譯文試圖誤導審查委員對系爭專利案之審查,並主張Canon reference完整原文之呈送足以彰顯其有揭露相關先前技藝之誠實意願。惟美國聯邦上訴巡迴法院並未採納SEL前述主張,進而作成系爭專利無效之決定。