Newsletter
新型專利權人未提示技術報告逕進行警告是否屬不正當行使權利而有公平交易法之適用？
現行專利法第113條規定新型專利之申請僅採形式審查，為避免權利濫用，專利法針對新型專利特別設有「新型技術報告」制度，供專利權人與第三人瞭解及掌握該新型專利符合專利要件之情形。有關「新型技術報告」之作用，於102年5月專利法修正之前，原第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告」，至102年5月則修正為現行法第116條之法文：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告」，新舊法之體例並不相同。102年之修法理由指出：「為防止權利濫用…現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告…提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一…未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權」，除重申立法目的在於「避免濫用權利」外，更進一步將「提示新型專利技術報告」作為主張新型專利權之要件，與舊法似僅屬注意規定有所不同，對權利人行使權利之合法性影響甚大。暫不論單純未依專利法第116條提示技術報告之情形，可否必然該當「權利濫用」之法律評價，倘若新型專利權人未依現行規定提示新型專利技術報告即進行警告，將生何種法律效果，專利法並無明文。
對此，智慧財產局嘗表明：「未提示技術報告而進行警告者，專利法並無相關配套規定，但得依公平交易法相關規定處理」（https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-783-872381-a7836-101.html）。惟公平交易法旨於維護交易秩序，其立法目的與上述「避免濫用權利」仍有差異，單純未依專利法第116條提示技術報告之情形，可否逕認定「當然」違反公平交易法？或仍應依個案判斷之？似有疑義。
再者，就智慧財產局所稱之「公平交易法相關規定」，應注意公平交易委員會就針對向交易相對人發警告函之行為尚定有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱「處理原則」），依該處理原則第3點[1]、第4點[2]規定，事業對競爭對手之交易相對人寄發警告函，原則上應取得一審勝訴判決或於函中附鑑定報告，或踐行其它先行程序，對所主張之侵權事實善盡查證義務並妥適告知受信之交易相對人；若權利人確實踐行相關規定，即可認其發警告函係為「行使權利之正當行為」，排除公平交易法之適用。惟專利法第116條中另以「提示新型專利技術報告」為主張新型專利權之要件已如前述，故倘個案中新型專利權人未提示新型專利技術報告即對交易相對人寄發警告函，即便其符合處理原則第3點、第4點之規定，是否仍可被認定為「行使權利之正當行為」？亦有疑問。
針對前開法律問題，最高法院於2021年8月5日作出之109年台上字第3133號民事判決（一審判決：智慧財產法院106年度民公訴字第14號民事判決，裁判日期：2018年6月5日；二審判決：智慧財產法院107年度民公上字第3號民事判決，裁判日期：2019年10月17日）中，表示具體意見。
本件原告為貿易公司A、B，其於各大通路販售反摺傘商品（下稱系爭商品），惟被告C未申請新型專利技術報告即據系爭之新型專利向原告之合作廠商寄發電子郵件或律師函，警告不得販售系爭產品，致使系爭產品遭下架。原告A、B遂以C違反公平交易法等規定為由，向C請求除去侵害及系爭產品遭下架之損失。對此，C則抗辯其已取得系爭產品之鑑定報告後始對交易相對人發函通知，故合乎警告函處理原則第3、4點之規定而屬於「正當行使專利權之行為」等語。
本件一審法院認定C並未於發函同時提示鑑定報告、亦未於發函前事先或同時通知可能侵害之製造商，以其違反處理原則而判准原告之請求。被告上訴至二審後，二審法院改以C確已在發函前取得鑑定報告，且原告A亦於發函前已知悉侵權爭議情形，故C寄發警告函之行為已符合處理原則第3點之規定，屬於「行使權利之正當行為」，遂廢棄一審不利於C之判決部分。嗣原告A、B再上訴到最高法院，最高法院則廢棄二審判決，並認定依專利法第116條提示新型專利技術報告為「權利之正當行使」之前提，其論理摘要如下：
1. 專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」除為防範新型專利權人濫用其權利外，亦明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，難謂權利之正當行使。
2. 依公平交易法第45條規定意旨，必依專利法第116條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平交易法之適用。
3. 處理原則第3點所稱鑑定報告，乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效為前提所作成，與為填補有效性不足之新型專利技術報告，性質顯不相同，不能以專利侵害鑑定取代技術報告。
4. 處理原則第3點、第4點所定之先行程序，僅屬確認權利受侵害程序，不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之新型專利技術報告，踐行該原則之程序，尚不足以補正專利法第116條所規定進行警告要件之欠缺。
5. 事業未提示新型專利技術報告，即對外發布競爭對手侵害新型專利權之警告，倘足以影響交易秩序，造成不公平競爭情事，自有公平交易法之適用。
換言之，最高法院似認為：若新型專利權人未持技術報告進行警告，縱使其警告已踐行處理原則要求之先行程序，仍該當權利濫用，構成公平交易法之違反。此一見解是否會成為法院穩定見解，值得持續觀察。
[1] 處理原則第3點之法文：「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」
[2] 處理原則第4點之法文：「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第二十條、第二十一條、第二十四條、第二十五條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」