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真正專利申請權人應依何法律基礎請求返還專利權?



於專利申請權歸屬發生爭議時,真正專利申請權人應依何法律基礎請求僭稱申請權人返還其已取得之專利權,於專利法並無明定之情況下,實務上迭生疑義。過去曾見若干真正申請權人主張侵權行為或不當得利請求權,法院實務似多採肯定見解。

 

例如,智慧財產法院103年度民專訴字第71號民事判決(判決日為201563日)曾明確指出:「專利權為無體財產權,如受益人無法律上原因,即擅將他人可申請專利權之創作,以自己名義申請並取得專利權,據為己有,致他受有本應屬於其所有之財產權之損失,受益人即成立不當得利,他人得本諸民法第179條不當得利規定,請求受益人返還該財產權」;又如智慧財產法院107年度民專上字第21號民事判決(裁判日期:20181128日)以及其近期作成之109年度民專上字第18號民事判決(裁判日期:2021429日)皆指出:「研發成果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體,已具私法上財產權之屬性,真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴,請求冒充申請者返還專利權,以維護其權利」。

 

惟相對於上開見解,最高法院於2021527日作出之109年度台上字第2155號民事判決(一審判決:智慧財產法院106年度民專訴字第72號民事判決(裁判日期:2018329日);二審判決:智慧財產法院107年度民專上字第17號民事判決(裁判日期:2019411日)),似採不同立場。

 

本件被上訴人(一審原告)為一發電機製造商A,其主張上訴人B(一審共同被告)私自據其商品相關技術申請新型專利,且該申請案已由智慧財產局公告准予專利(下稱系爭專利);上訴人B顯然為無法律上之原因而受有利益,且係故意侵害其系爭專利申請權人地位,致其受有無法享有系爭專利權之損害,爰依民法第179條、第184條第1項規定,請求確認系爭專利申請權為其所有,並命上訴人B移轉系爭專利之專利權予己。原審判決(即智慧財產法院107年度民專上字第17號民事判決)亦認定A依上開法律規定,請求確認系爭專利之專利申請權為其所有,及請求B移轉系爭專利權予己等主張均有理由。惟最高法院推翻該見解,其論理摘要如後:

 

1.       發生新型專利權權利歸屬爭執時,除向專利專責機關申請變更權利人,或當事人間達成讓與新型專利權之協議外,僅得依專利法第120條準用同法第35條之規定,由真正創作人就相同創作申請新型專利。

2.       真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前,得否逕認其新型專利權受潛稱專利申請權人侵害,而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀,移轉該新型專利權予己?又不當得利係指無法律上原因受有利益,致他人受損害而言,受益人所受利益與受害人所受損害間,須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予,真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前,可否認其所受損害即為該新型專利權,而請求返還該新型專利權?均非無進一步推究之餘地。

 

惟專利專責機關對於權利歸屬問題,向來認為應屬私權爭執而非屬主管機關權責,應由當事人先循司法途徑解決定,縱依最高法院所指專利法第35條規定(其法文為:發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人,於該專利案公告後二年內,依第七十一條第一項第三款規定提起舉發,並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者,以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。依前項規定申請之案件,不再公告。),專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」亦要求真正權利人應提出法院判決等文件作為舉發證據,參以專利法第35條不僅限制前開舉發必須在專利核准公告後兩年內提出,且要求需在舉發撤銷專利權確定後兩個月內重新申請專利,由於民事訴訟及舉發程序甚至舉發後續的行政爭訟程序一般需耗時經年,實務上能順利透過該條規定取回專利權者甚屬罕見。此外,專利法第35條之制度設計需先撤銷非真正申請權人所取得之專利再重新申請,權利之存在及範圍之變動亦有高度不確定性,故實務上乃發展出透過民法上請求權直接請求法院判決將非真正申請權人所取得之專利權「返還」予真正權利人之途徑。最高法院於前開判決似對此等作法採不同見解,將來真正權利人能否順利爭取權利,實值觀察。

 

 

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