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更正理由之選擇可能影響更正之成敗-
最高行政法院109年度上字第233號判決
專利權人於2012年6月27日向智慧財產局申請「自行車直流發電機、自行車照明系統及自行車」發明專利（申請號101122910號），同時主張2011年7月1日及2011年10月20日申請之德國專利案之優先權。該發明專利申請嗣後獲准I499170號專利（下稱系爭專利）。
嗣專利權人於2017年6月12日以該發明專利申請專利範圍及說明書有誤記事項，向智慧財產局申請更正。系爭專利請求項1，其標的為「一種自行車直流發電機」，專利權人主張「直流」為「誤記」，請求將請求項1之標的更正為一種自行車「交流」發電機。
經智慧財產局審查，認該2017年6月12日更正本不符專利法第67條第1項第3款及第4項之規定，下達不予更正之審定。專利權人不服，提起訴願，復遭駁回。專利權人乃提起行政訴訟，經智慧財產法院108年度行專訴字第62號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，再提起上訴，經最高行政法院109年度上字第233號駁回確定（下稱上訴判決）。
在原判決中，智慧財產法院認為發明所屬技術領域中具通常知識者在審閱說明書、申請專利範圍或圖式整體內容後，並無法輕易察覺有任何明顯錯誤的內容，而認為有將「直流發電機」更正為「交流發電機」之必要。且發明所屬技術領域中具通常知識者皆知，「直流發電機」與「交流發電機」本分屬兩種不同發電系統，具有不同之涵義，故上開更正非屬誤記之訂正。智慧財產法院在原判決中另指出，交流發電機與直流發電裝置之差異乃在於「整流裝置」，交流發電裝置可增加整流裝置後成為直流發電裝置。
專利權人提出上訴，主張由請求項1所記載之各個構件觀之，其所產生的電力應屬「交流電」，故其標的「自行車直流發電機」為明顯錯誤、不合理之記載。專利權人另主張系爭專利已明確將包含「整流裝置」之「自行車照明系統」記載於請求項16，足以證明請求項1原欲保護自行車「交流」發電機，故其標的「自行車直流發電機」確屬誤記事項。
最高行政法院同意智慧財產法院之見解，認為「直流發電機」與「交流發電機」具有不同之涵義，故將「直流發電機」更正為「交流發電機」已明顯變更申請標的，亦實質變更申請專利範圍。最高行政法院另於上訴判決中指出，請求項16固然記載「一個位於線圈⑺後方的整流器，其作用是將線圈⑺的電流整流」等語，惟請求項16係依附於請求項13，係一種自行車照明系統，尚難逕認新增一整流器元件即可證明請求項1所載自行車直流發電機確屬誤記事項。
按交流電與直流電的差異，僅需具備有基礎的電學常識即可分辨，故專利權人欲將「直流發電機」更正為「交流發電機」之舉，不易為主管機關及法院認同該更正並未「實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」，在此情形下，或可考慮改主張「誤譯之訂正」。按系爭專利於2012年6月27日係以德文本提出申請，根據德文本的請求項1可知，系爭專利所載的「自行車直流發電機」一詞係從「Fahrraddynamo」翻譯而來。然「Fahrraddynamo」之原意僅為「自行車發電機」，並未限定其「交流」或「直流」之特性。專利權人或可改以「誤譯之訂正」為由嘗試提出更正，並主張此更正僅係針對前言部分進行用語調整，不論是請求項本體抑或說明書所載實施例均未有任何變動，且調整後之前言部分並未改變原請求項之「發明目的」，故不構成「實質變更申請專利範圍」。若系爭專利請求項1之標的可成功更正為「一種自行車發電機」，則其範圍可同時涵蓋「直流」與「交流」發電機，不但符合德文說明書的記載，亦更貼近專利權人撰寫說明書及申請專利範圍時的原意。