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智慧財產法院認定商標法規範之商標維權使用必須於我國有實際交易行為



商標法第63條第1項第2款規定:「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者,不在此限。」第65條第2項規定:「第63條第1項第2款規定情形,其答辯通知經送達者,商標權人應證明其有使用之事實;屆期未答辯者,得逕行廢止其註冊。」第67條第3項規定:「商標權人依第65條第2項提出使用證據者,準用第57條第3項規定。」第57條第3項規定:「依前項規定提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。」因此,商標權人欲證明商標於申請廢止日前3年內有使用之事實者,應提出符合一般商業交易習慣之「真實使用」證據。
 
至於何謂「商標之真實使用」,應該如何認定,尤其是否於我國必須有實際之交易行為,乃實務重要爭議問題。
 
智慧財產法院109年行商訴字第104號判決參酌原告所舉之使用事證,認定其對於系爭商標指定使用於「百貨公司」服務之商標使用態樣,應屬商標法第5條第1項第4款之「將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告」,然原告並未在我國設有百貨公司,亦無任何百貨公司服務之「實際交易行為」發生在我國境內,則系爭商標有在我國進行廣告宣傳,但卻無任何實際交易行為發生在我國時,並不符合「商標真實使用」之定義。
 
智慧財產法院進一步闡釋,商標法第1條規定:「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展,特制定本法。」其立法理由謂:「商標法乃在建立註冊商標制度,以鼓勵申請註冊,藉由商標權之保護,使商標權人得以專用其註冊商標,並使消費者易於辨識,不致產生混淆誤認,故商標法之立法目的,除保障商標權人及消費者利益外,實亦寓維護市場公平競爭秩序之功能。」我國商標法採屬地主義,除個別條款(如商標法第30條第1項第11款著名商標)外,僅在其獲准商標權之領域內受保護,因此在商標屬地主義原則下,判斷商標註冊後有無使用,原則上是以商標權人或其同意使用之人,在我國管轄境內,有無使用註冊商標在其指定的商品或服務加以判斷。又61年商標法第6條原規定:「本法所稱商標之使用,係指將商標用於商品或其包裝或容器之上,行銷市面而言。」72年商標法第6條修正理由為:「本條現行規定所稱『行銷市面』,應包括行銷國內市場及外銷之情形,為明確計,爰將『行銷市面』修正為『行銷國內市場或外銷者』。」現行商標法第5條改以「行銷之目的」取代,然其修正理由特別說明:「所謂『行銷之目的』,與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS Agreement )第16條第1 項所稱交易過程(in thecourse of trade )之概念類似。」由上「商標使用」規定之立法過程可知,商標之使用,前提須有「行銷之目的」,而所謂的「行銷之目的」,依商標屬地主義之精神,必須是基於商業交易之目的,在我國市場上銷售商品或提供服務,有客觀之商業交易行為,始能謂「行銷之目的」。也就是說,「行銷之目的」,並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」而已,而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合,讓我國消費者對於該商標所表彰之商品或服務,在我國市場上有實際之交易可能,如此,才有商標法立法目的所謂「保護我國消費者在我國領域內不會混淆誤認」、「維持我國境內市場公平競爭」可言。再者,商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結,商標本質上,使用乃屬必要,我國商標法係採註冊主義,不以商標已使用為註冊之要件,故已註冊之商標,應有使用始得保有其商標權,方能繼續維護其商標權利,此即為商標之維權使用。商標維權使用,除應符合上開「行銷之目的」外,更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用,而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場,始能認為是商標的真實使用,如果只是單純在我國行銷商標形象,卻無全部或一部之交易行為在我國,我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易,該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場或通路的經濟上意義,顯然失去商標之意義,即非屬商標之維權使用。
 
智慧財產法院舉例說明,例如餐飲業者將商標註冊指定使用於餐飲服務,於我國將商標標示在菜單、價目表、名片等相關文書,或在電視、新聞紙刊登廣告促銷其提供之餐飲服務,然而卻未在我國境內開設任何餐廳,而是促銷其在國外之餐廳服務,則該商標所指定之餐飲服務在我國並未產生任何跟餐飲服務有關具經濟價值的市場,自難認為符合商標之維權使用。
 
智慧財產法院就本案具體認定,貨店」之標示,但原告並未在我國境內實際經營百貨公司,其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單,僅是單純的廣告宣傳活動,我國消費者仍必須在原告位於日本境內的百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務,系爭商標所指定使用之百貨公司服務,不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為,均發生在日本,而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動,即未符合商標之真實使用,不能認定原告在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上。
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