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主張先使用權抗辯應如何舉證?



專利法第59條第1項第3款明定:發明專利權之效力,不及於申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者,此即學說上所謂「先使用權」,一般為專利侵權訴訟之被告用來作為不侵權抗辯。此項抗辯能否為法院接受的關鍵,主要在於證據之證明力。由於需證明「過去」(專利申請前)已經存在的產品內容,舉證上並非容易。本文謹回顧近兩年之智慧財產法院之相關判決,並摘要說明法院採或不採當事人之證據方法之理由如下。

 

不採納先使用權抗辯者:

 

1.     智慧財產法院1080214日所作成之107年度民專上字第15號民事判決:因被告所提出之產品型錄之圖式並未揭露系爭專利之主要技術特徵,無從證明系爭產品早於專利申請前即已製造販售;被告所提之網路廣告簡介亦僅揭露產品外觀及型號,並未揭露產品內部構造,無從確定證據所揭露之產品為系爭產品;又被告雖提出公證書及經公證之物證,主張物證之實物外殼銘牌上顯示有申請專利前之出廠日期等,惟公證人所見物證為公證當時之狀態,非為之前之狀態,內部零件之狀態為何非公證人所知悉,可能於公證前已遭更換,又該外殼銘牌為一貼紙,亦可能已遭更換;其餘物證亦無型號記載等,無從認定被告先使用之抗辯可採。

2.     智慧財產法院1090521日所作成之108年度民專上字第24號民事判決:法院依據卷證中簡報、圖式及與先用產品之製程有關之文字說明,認定先用產品與系爭專利之發明之技術概念不同,難認先用產品即為侵害專利權之系爭產品;其餘證據並未具體揭露系爭專利發明之結構,僅能證明被告於系爭專利優先權日前有能力製造系爭產品,並不足以證明系爭產品必然享有先用權,亦難認定系爭產品為「申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者」確屬真實。

3.     智慧財產法院1090429日所作成之108年度民專訴字第65號民事判決:由於卷證照片所示之構件特徵與系爭專利之請求項內容之技術特徵具有差異,難以認定已於系爭專利申請前已製造出相同於系爭專利請求項1整體技術內容之物品。

 

採納先使用權抗辯者:

 

1.     智慧財產法院1090630日作成之108年度民專訴字第81號民事判決:法院以被告所提出之型錄、出口報單影本、產品圖面確認單、依該產品圖面確認單所製作之成品,勾稽認定被告確於系爭專利申請前即委託訴外人據上述證據之產品圖面確認單製作毛胚樣品,並由訴外人產製毛胚成品後交付,其庭呈之產品亦與前述證據圖面所示之各部尺寸均大致相符,而肯認被告於系爭專利申請之前即在國內製造原告公司主張侵害系爭專利之系爭產品。

 

2.     智慧財產法院109116日作成之109年度民專訴字第25號之判決:

(1)     系爭產品於20181117日及同年1124日分別於新潟及東京舉辦新商品展示會,有系爭產品海報、展示及操作系爭產品之展示會場照片及同年12月份之系爭產品型錄可稽。系爭專利申請日前日期之A網站網路資料使用前開系爭產品型錄部分照片登載系爭產品及價格,B網站之網路資料亦使用前開系爭產品型錄照片介紹系爭產品,可知系爭產品於系爭專利申請日前已在日本公開販售。

(2)     被告公司於同年7月曾以「高機密」等級之電子郵件提供系爭產品照片、規格、建議售價、批發價,請經銷商於同年7月前繳交預訂單,並載明系爭產品販售日期,亦與前述被告日本總公司公開展售系爭產品、發行系爭產品型錄等相關訂貨、展示、販售之時程相接,堪認前開電子郵件為真正。被告將上述買賣系爭產品之必要事項通知數個臺灣之經銷商,提供預訂單且告知逾期視為補貨單,已表明買賣系爭產品之必要內容,並以締結契約為目的向特定經銷商為之,以喚起經銷商承諾之意思表示,應認被告公司已就系爭產品為販賣之要約。

(3)     被告公司繼自被告日本總公司進口系爭產品,有發票及裝箱單可資比對;同年12月被告公司復在臺灣舉辦活動,活動中並展示及使用系爭產品,有該活動之相關活動照片、活動手冊、臉書截圖等,益證被告公司就系爭產品對前開經銷商為買賣之要約後,即自被告日本總公司進口新品以供辦理該推廣系爭產品之新品介紹活動。故於系爭專利申請前,被告公司已就系爭產品在國內向經銷商為販賣之要約,並為上述目的而進口系爭產品,進而推廣之實施行為。依法系爭產品應為系爭專利之專利權所不及。

 

由上可知,被控侵權之一造,必須能積極提出多樣證據證明先使用之時點(先於專利申請前)、先使用產品與侵權產品之相同性、及先使用行為之態樣等,以助法院作出有利判斷。

 

 

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