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判斷專利有效性時,先前技術引證文件之文字未揭露之特徵可否以其圖式內容為據?



在專利侵權訴訟中被告主張專利有應撤銷原因時,或是在專利舉發案件後續之行政訴訟中,智慧財產法院法院均必須對專利有效性進行判斷。當引證文件之文字敘述並未明確揭露系爭專利某技術特徵時,應如何處理,依據專利審查基準規定,此時僅於該引證文件圖式之揭露為「明確」時,始得認為該引證文件有揭露技術特徵。最近在兩件有關於其中一造當事人(專利權人)爭執對造逕以引證文件圖式推斷其揭露系爭專利技術特徵的案件中,智慧財產法院於判決中,仍然引用引證文件之圖式所揭露內容,以彌補文字揭露之不足,並據以認定兩件專利分別不具新穎性及進步性。

 
102年民專上字第43號判決中,爭執點之一在於:系爭專利主要特徵為牙間刷的一金屬線纏繞的固持部的一部份做成膨大狀,以利於在插入握柄後不易鬆脫,而引證文件的文字敘述雖提及要將固持部的形狀作成螺旋狀構造,然未提及將固持部的一部份做成膨大狀,是否可一併利用該引證文件之圖式推斷出具有與系爭專利相同之技術特徵。法院對此認為:雖然該份引證文件未明確揭示金屬纏繞區域之外緣寬度與金屬線之尺寸關係,但內文已揭露牙間刷之金屬線纏繞區域採用「不規則」之螺旋纏繞方式,「形狀不需要特定」,同樣地達到與握柄結合後不易脫落之效用,況且,其圖式已揭露:受到刷桿之線材纏繞夾置,而使該等刷毛橫向凸出於刷桿外之技術特徵,故所屬技術領域中具有通常知識者基於該等揭露內容,即可「直接無歧異」得知申請專利範圍之技術特徵,而作成系爭專利不具新穎性之結論。
 
102年行專訴字第48號判決中,由於主要引證文件之文字敘述完全未提及「軸柱」之具體形狀如其上之栓槽的形狀及有一「凸緣」等關於系爭專利之特徵,兩造即對於其圖式之揭露是否達到專利審查基準規定之「明確」程度,而得以認定為「引證文件有揭露之部分」,有所爭議。對此,雖法院同意兩造要求,傳喚證人就該份引證文件之圖式揭露表示意見,且在判決中引用前述審查基準之規定,惟最後法院仍未對圖式應揭露至何程度始屬於「明確」而可援為引證依據,提出具體之判斷標準,而逕以「該圖式已揭露直徑變化之階梯狀中空軸柱」、「熟悉技藝人士根據該圖即能了解」等,作為採用該圖式揭露系爭專利若干特徵之理由,認定系爭專利無進步性。
 
作為先前技術之圖式,應依據系爭專利「申請日」或「優先權日」當時之技術水準來解讀其內容;在先前技術之文字內容並未明確揭露系爭專利之主要特徵,而舉發該專利時或法院審理專利民事侵權訴訟時,可能已是該專利申請了多年之後,智慧局與法院如何尋得一正確的判斷流程與標準以正確解讀這些圖式在當時所顯示的意義,其動向仍有待觀察。
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