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專利共有人自行實施專利權無庸支付報酬予其他共有人



基於契約或其他原因,數人共有一個專利權之情形所在多有,然台灣專利法對此方面之規定卻稍屬簡陋,僅有下列少許條文:
 
l     共有專利的申請
 

專利申請權為共有者,應由全體共有人提出申請。二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時,除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者,應共同連署外,其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者,從其約定(專利法第12條第12項)。

 
若有任何共有人違反上開「應共同申請」之規定而單獨提出申請並取得專利時,他共有人得對該專利提出舉發,撤銷專利權(第71條第1項第3款)。
 
l     共有申請權的處分
 

專利申請權為共有時,非經共有人全體之同意,不得讓與或拋棄。專利申請權共有人非經其他共有人之同意,不得以其應有部分讓與他人。專利申請權共有人拋棄其應有部分時,該部分歸屬其他共有人(專利法第13條)。

 

l     共有專利權的實施與處分  

 

發明專利權為共有時,除共有人自己實施外,非經共有人全體之同意,不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄(專利法第64條);發明專利權共有人非經其他共有人之同意,不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。發明專利權共有人拋棄其應有部分時,該部分歸屬其他共有人(專利法第65條)。  

 

由上可知,台灣專利法在專利權共有的規範上,僅對於專利之申請、申請權及專利權之處分等部分,明文要求應由共有人全體為之或應得共有人全體之同意;此外,雖在「實施」方面允許共有人自己為之,無庸得到其他共有人同意,但對於實施所得之收益是否需分配或支付報酬予其他共有人,則無明文,致實務上衍生諸多法律問題。對於此等專利法未明文規範之事項,僅能仰賴法院於具體案件中透過判決加以補充。

 
智慧財產法院於2013926日作成的102年度民專上字第17號判決中,對「專利權共有」的相關問題表示見解;其對於前述「專利共有人自行實施專利,是否需支付報酬予其他共有人」之法律問題,係採否定立場。
 

l     專利共有人不得於訴訟中為共有專利無效之抗辯  

 

依專利法第71條第1項之規定「發明專利權有下列情事之一,『任何人』得向專利專責機關提起舉發」,其中得提起舉發之人,於經濟部智慧財產局2013年版「專利審查基準」第5-1-2頁有關「2.1 提起舉發之人」一節,已敘明:「專利權人自為舉發者,因與本法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提,並應踐行交付專利權人答辯程序,且舉發案件以審酌舉發聲明、理由及所檢附證據為原則,審定舉發不成立時,尚對第三人發生一事不再理之阻斷效力,故上述所謂『任何人』並不包含專利權人自己在內,以免與公眾審查之制度不符,故專利權人自為舉發申請者,應不予受理。」準此,法院認為乙既是系爭專利權人之一,自不得為系爭專利無效之抗辯,故系爭專利即為有效。  

 

l     專利共有人自行實施專利不需經其他共有人同意

 
法院認為專利法已明文規定共有人自己實施專利,不需得他共有人同意,故甲之主張並無理由。另甲亦援引19877月施行之專利法施行細則第40條規定之「專利權為共有,而非由共有人全體實施時,應以契約規定共有人間之權利義務,並申請專利局備案」(按:系爭專利於1988年申請、1990年核准公告)作為其主張之基礎。惟法院指出,上開施行細則已於199410月修正刪除,而甲所主張乙實施系爭專利故應負損害賠償期間之始日則為199610月,故認甲主張並不可採。
 

l     專利共有人自行實施專利,無須再支付他共有人報酬

 
法院認為,專利權人自行實施並非利用他人發明之行為,故不須支付權利金,與自己交換公開創造發明。且法律既已規定專利權人自行實施專利權不須經他共有人同意,自無須再支付他共有人使用報酬,否則將與「不需他共有人同意」之規範目的相違,進而架空該規定。
 

l     專利共有人自行實施專利,並不妨礙他共有人之利用或行使專利權,故無損害之發生,他共有人自無法請求不當得利及侵權行為之損害賠償

 
甲另主張,依民法物權相關規定,乙之實施行為仍應被排除,且應負擔損害賠償責任或返還不當得利。惟法院則認定,民法所規定之一般物權與無體財產權在本質上有相當之差異。無體財產權因其無體性,故於使用收益時不若一般物權會相互衝突,可同時由多人使用收益。因專利權與有體物權之本質亦不相同,故無法類推適用或準用民法規定,而得排除共有人之利用。又因專利共有人自行實施專利,並不妨礙他共有人之利用或行使專利權,依「無損害則無賠償」之法理,其他共有人自無法依民法請求不當得利及侵權行為之損害賠償。
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