專利舉發程序中之申請專利範圍更正

09/01/2010

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關於專利權人於舉發程序中申請更正之處理程序，智慧財產局於日前發布一則訊息，表示自即日起變更相關實務作業。

於舉發程序中，專利法僅明文規定智慧財產局應將舉發人之書狀送達專利權人答辯（專利法第69條第1項），及應將專利權人就申請專利範圍所為之更正通知舉發人表示意見（同法第71條第3項）。雖然同法第46條第2項就專利申請案之審查，課予智慧財產局一「先行通知義務」，亦即在作成不予專利處分前，應先通知專利申請人申復，但此項「先行通知義務」於舉發程序並無準用，智慧財產局在實務上縱使欲否決專利權人在舉發程序中所為之更正申請，亦未必事先通知其答辯，或給予進一步更正之機會。此作法與行政程序法第102條所定「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，應給予該處分相對人陳述意見之機會」之基本原則似有未合。縱使專利審查基準中，對於智慧財產局認為專利權人之更正申請有部分可接受、部分不可接受之情況下，規定其應先通知專利權人答辯或再為更正，然智慧財產局在過去實務上並未完全遵守，影響當事人權益，亦造成相當爭議，迭為經濟部及行政法院所指正。

例如，經濟部早在2007年間即於經訴字第09606075030號訴願決定中指出：於專利異議程序中（註：現行法已廢除異議程序），被異議人就申請專利範圍提出修正，基於鼓勵發明與創作之目的，如智慧財產局認為其修正有部分可接受、部分不可接受之情形，應適用行政程序法第102條「作成限制或剝奪人民權利之行政處分前，應給予陳述意見機會」之原則，並參照「發明專利審查基準」相關規定，依職權於處分前敘明理由通知被異議人重行提出修正，逾期不修正者，始得對被異議人作成不利之處分。該訴願決定雖係針對異議程序而為者，但對於智慧財產局在處理舉發程序中之更正申請時，若認為其更正有部分可接受、部分不可接受之情況，應切實踐行先行通知程序以維護當事人權益，亦有提醒之效果。

智慧財產局於日前發布訊息，略謂：「為符合行政程序法第102條之規定，賦予專利權人較完整之權利保障，舉發案中所提更正事項，經審認有不符專利法相關規定者，將敘明不符更正規定之理由，函知專利權人限期申復，但以一次為原則」。換言之，智慧財產局此次變更實務作業，將原先僅在認為「更正有部分可接受、部分不可接受」之情況下方通知專利權人答辯之作法，擴大為「若有認為不合專利法規定者，即一律通知答辯，但以一次為限」。此項實務變更對於專利權人之保障而言，應屬利多。