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美國專利權期間調整計算基準的變更


林博智

根據美國專利法§154(b)規定,若美國專利及商標局(以下簡稱「美國專利局」)在專利審查過程中有延誤審查的情形,其必須調整專利權的期間,作為相關延誤的補償。實務上常見的延誤情形為「依據美國專利法§154(b)(1)(A)(i)規定,美國專利局自申請日起算超過14個月後才發出第一次官方通知」的情形;另一常見的情形是「依據美國專利法§154(b)(1)(B)規定,在扣除因申請人所致的延遲後,美國專利局未能在申請日起算三年內審定專利申請案」的情形。然,依據美國專利法§154(b)(1)(A)§154(b)(1)(B)規定所致計算是有可能發生重疊計算的。例如,美國專利局在自申請日起算第16個月才發出第一次官方通知,導致§154(b)(1)(A)所訂的2個月延誤,但,因該兩個月延誤也間接導致美國專利局在申請日起算32個月後始審定該專利申請案,此為§154(b)(1)(B)所訂的2個月延誤。在前述情況下,專利權期間的調整究竟是2個月或是4個月,在實務上具有爭議。

針對前述爭議,美國專利局過去一向的見解是:為根據專利法§154(b)(2)規定,若該條各款所訂二項(或以上)情事同時發生,且相關期間有重疊狀況時,所涉專利權期間的調整不應超過實際上的延誤天數。美國專利局認為:針對前述爭議,若以4個月計算,則有重複計算的問題。過去,美國專利局均持上述見解,並以§154(b)(1)(A)§154(b)(1)(B)所訂延誤中較長的延誤期間作為調整的基礎。

然,美國聯邦上訴巡迴法院並不同意美國專利局的上述見解,其在Wyeth v. Kappos, 591 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2010)一案中,作出持不同見解的判決,其指出:參酌專利法的文義解釋只有在§154(b)(1)(A)§154(b)(1)(B)所涉時段上有重疊的部分,始不重複計算。若在前述案情下,§154(b)(1)(B)所訂時段是指「申請日起算3年後至專利申請案被核准之時段」,而美國專利局在自申請日起算第16個月始發出第一次官方通知,且其屬「自申請日起算3年內」者,此和§154(b)(1)(B)所訂時段不生重疊的問題,其應屬兩項獨立存在的延誤,因此在計算上,必須兩者相加,而應給予4個月的補償調整。

美國專利局已公告:日後在計算專利權期間的調整時,將依循聯邦上訴巡迴法院前述見解。美國專利局於日前已完成其電腦程式的調整,並自32日起依據前述新見解計算專利權期間的調整。針對先前未依循前述見解予以調整期間的已核准專利案件,美國專利局已採行過渡辦法,允許專利權人在所涉專利案件核准後180日內向美國專利局申請重新計算專利期間調整。美國專利局對此類申請將不收取申請規費。

因申請美國專利局針對舊案重新計算專利權期間者,必須符合前述180天之期限規定(例如:在今年21日申請重新計算者,僅可回溯至去年85日以後核准的美國專利案),因此,申請人應把握時間並適時向美國專利局申請重新計算。

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