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美國聯邦法院裁定區別「使他人製造(have-made)」及再授權
美國聯邦上訴巡迴法院日前針對CoreBrace LLC (CoreBrace) v. Star Seismic LLC (Star)案件中,判決維持一審法院原決定,並指出:專利被授權人取得製造、使用及販賣專利物品之權利,應包括其將製造權委託特定承包商,俾達被授權人使用或販賣之目的。
本案被告Star與專利權人簽訂一非專屬(non-exclusive)專利授權合約,約定Star有權製造、使用及販賣專利物品。嗣後專利權人將其專利權讓與CoreBrace。CoreBrace主張:Star委託承包商製造專利物品係違反授權合約,其有權終止合約;Star於合約終止後之實施專利權之行為已構成侵權。
地方法院及聯邦巡迴上訴法院在本案中所持之見解為:專利授權合約所涵蓋之製造、使用及販賣行為,其本質包括「使他人製造(have-made)」之行為。法院表示:專利授權約定並未限制被授權人應自己為製造、使用及販賣者,自容許被授權人委託他人從事被授權之行為。專利授權合約中未明訂排除之前提下,原被授權行為應包括「使他人製造」之行為。
CoreBrace則主張:合約中已明訂「專利權人仍保留所有未明示授與被授權人之權利」,「使他人製造」之權利應屬專利權人權利保留之範疇。法院未接受此一主張,並表示:製造、使用及販賣專利物品之行為人,本質上當然包括使他人製造之行為,該權利非屬被保留之行為。在合約未明訂排除被授權人有權「使他人製造」之情況下,專利被授權人之「使他人製造」之權利,不應受到限制。
前述判決之意義在於:專利授權人如有意限制被授權人僅得親自製造專利物品,則應於合約中明訂排除被授權人「使他人製造」之權利,而非僅排除再授權(sublicense)之權利。如專利被授權人意圖委託承包商製造專利物品,則應於合約中確認「使他人製造」之權利並未被明訂排除。