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專利請求項記載外部元件連動關係,是否當然構成申請專利範圍之限制?
專利法第58條第4項規定:「發明專利權範圍,以申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌說明書及圖式。」故請求項所載之技術特徵,原則上均應納入專利權範圍之界定,無從恣意割裂或選擇性忽略。惟於實務上,倘請求項所載內容,除產品本身之構造外,尚涉及該產品與外部環境元件間之訊號傳輸或連動關係,此等記載究應解為限制請求項範圍之技術特徵,抑或僅屬該產品運作背景之附帶描述而不生限縮效果,向有爭議。尤其,當專利權人於訴訟中面臨侵權比對不利之處境,欲主張該等外部元件之記載僅屬贅述而非限制條件時,法院是否會予以採認?智慧財產及商業法院於114年度民專上字第2號判決中,就此採取否定見解。
本案上訴人為專利權人(下稱專利權人),其所有之第M611958號「電動車用啟動電池」新型專利(下稱系爭專利),主張被上訴人光倫企業社(下稱光倫企業社)製造、販賣之Gogoro小型電池(型號GPB-1000S、GPB-1000A,下合稱系爭產品1、2)侵害其專利權,提起訴訟。系爭專利請求項1雖以「電動車用啟動電池」為請求標的,惟其內容除記載電池本身之構成單元外,另記載該電池內部構件與電動車ECU控制單元及電能儲存單元間之訊號傳送及連動關係。專利權人主張,請求項文字僅記載保護單元與充電電池組、ECU控制單元、電能儲存單元「電性連接」,並未有任何文字記載該等功能係「由ECU控制單元控制保護單元」,原審逕自增加此限定,屬不備理由。光倫企業社主張系爭產品1的充放電保護,是由電池內建的保護IC自主監測各顆電池電壓、達到閾值時自動輸出控制訊號切斷充電迴路,整個過程無須將任何控制訊號傳送至車輛端,也不須車輛系統介入控制;系爭產品2則未配置電池保護晶片電路,更無從與系爭專利之保護單元相對應。
智慧財產及商業法院以前揭114年度民專上字第2號判決駁回專利權人之上訴。其論理摘述如下:
1. 就請求項解釋而言,法院明確揭示外部元件之連動關係應屬請求項所界定之權利範圍,並敘明:「系爭專利請求項1雖為一種電動車用啟動電池,其主體除記載該電池之構成單元外,更記載了該電池中之各構件單元與使用該電池之電動車的ECU控制單元及電能儲存單元間具有信號之傳送及作動關係…故系爭專利請求項1之電池組成構件及其構件與電動車之ECU及電能儲存單元之控制作動關係,均屬系爭專利請求項中之權利界定之範圍,且於侵權比對時亦當作為與系爭產品比對認定是否侵權之技術特徵。」
2. 就說明書之揭露內容而言,法院參酌系爭專利說明書記載,認定系爭專利之運作機制為:「系爭專利之保護單元之作動係由保護單元12將充電電池組11之電量經由電量檢知單元14傳送至ECU控制單元21,ECU依據該充電電池電量來控制保護電路之啟閉進而控制充電電池組之充放電。」
3. 對於專利權人為規避前揭記載而於訴訟中變更其主張,法院亦指摘:「上訴人主張『保護單元不需要電動車ECU控制單元進行控制』,然此與說明書記載內容及其於上開書狀及準備程序之主張前後反覆矛盾,實不足採。」
4. 於侵權比對部分,法院確認系爭產品1之充電保護機制,係由電池內部之保護IC自行判斷並執行,毋須傳送任何控制訊號至車輛端,亦毋須由車輛系統介入控制充電;系爭產品2則更未配置電池保護晶片電路,客觀上無從與系爭專利之保護單元相對應。基於全要件原則(All Elements Rule),法院認定系爭產品1、2均欠缺系爭專利請求項1所載「受外部ECU控制」等多項關鍵技術特徵,未落入系爭專利權範圍,因認上訴為無理由,判決維持原審見解,駁回專利權人排除侵害及損害賠償等請求。
準此可知,請求項所載之技術特徵,縱屬產品與外部環境元件間之互動關係,仍應納入專利權範圍之界定,法院於侵權比對時,並不因該等特徵涉及外部元件而予以排除。是以,專利權人於申請專利範圍之撰寫上,倘擬保護之標的為單一產品,宜盡量聚焦於產品本身之結構特徵,避免不必要地將外部元件之連動關係一併納入請求項記載,以免嗣後遭解為限縮權利範圍之技術特徵;於說明書撰寫階段,亦宜將各種可能之實施態樣(如受外部控制與內部自控等)一併揭露,並輔以對應之附屬項佐證,以避免因單一實施例而遭法院限縮解釋。此外,訴訟代理人就技術特徵之解釋與陳述,宜於全案程序中力求一致,避免因臨訟改口而自陷矛盾,致遭法院以陳述反覆為由不予採認。