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均等論之判斷原則應採「特徵比對」或「整體比對」?



專利侵權分析包含多個步驟,當系爭侵權產品之技術特徵與系爭專利請求項相較之下被認定不符合文義讀取時,原則上便進入均等論之判斷。其中,均等論之比對究竟應以「特徵比對」(element by element)原則(亦即將系爭侵權產品與系爭專利請求項各元件逐一比對以判斷是否具有一致功能、方法及結果)或「整體比對」(as a whole)原則(亦即將系爭侵權產品與系爭專利請求項的整個權利範圍進行比對,判斷是否具有一致功能、方法及結果)方式進行,目前實務上似未見定論。 

經濟部智慧財產局(下簡稱智慧局)於93年所發布之「侵害鑑定要點(草案)」中第五、()「判斷均等論之注意事項」乙節中率先表示:「『均等論』比對應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對(element by element),不得以申請專利範圍之整體(as a whole)與待鑑定對象比對」,此即採「特徵比對」原則。 

據此,智慧財產暨商業法院(下簡稱IP法院)早期實務上即採「特徵比對」原則,例如:IP法院97年度民專訴字第64號民事判決及98年度民專訴字第38號民事判決均作同樣闡述:「有關均等論之適用,於全要件原則之下,係採『逐一元件(element by element)比對原則』,逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同,而非就申請專利範圍整體(claim as a whole)為比對」。惟最高法院於99311日作成之99年度台上字第406號判決中卻表示:「均等論構成與否,本即不限於待鑑定對象在解析全要件原則時之技術特徵之數量,是否有逐一對應至請求項之數量來判斷,而須以待鑑定對象中其功能可對應該請求項之技術特徵,判斷是否適用均等論,復舉西元1989年美國聯邦巡迴上訴法院有關光纖傳遞訊號之波導管專利侵害訴訟案判決為例,說明『依全要件原則,必須在系爭對象中找到申請專利範圍每一個技術特徵或均等之技術內容,但無須一一對應』,經以整體比對方式,觀察二者是否實質相同」,似肯認均等論之比對應以「整體比對」原則進行,而非「特徵比對」原則。 

最高法院其後於101216日作成之101年度台上字第230號判決亦採同樣見解,將原審即IP法院之99年度民專上更()字第12號民事判決予以廢棄發回。IP法院原係以「特徵比對」原則而判斷被告產品不構成均等侵害,遭最高法院前開判決廢棄發回後,乃於102523日作成101年度民專上更()字第2號民事判決,其理由以:「至於被上訴人雖抗辯稱解析後申請專利範圍之技術特徵與解析後系爭產品之對應元件,應採逐一比對云云。然操作均等論之比對原則,係為避免第三人非實質改變系爭專利請求項之技術特徵,以規避成立侵權之責任。因系爭專利之大部分技術特徵均表現在系爭產品,差異僅為『充氣幫浦、洩氣閥及蜂鳴器』位置設置不同,該位置不同所產生之充放氣與聲音警示功能,暨氣壓按摩與聲音警示等功效,均與系爭專利相同,難認系爭產品不適用均等論」,明顯對於均等論之比對實質上改採「整體比對」原則,並認定被告產品構成均等侵害。 

然雖如此,綜觀智慧局之後續見解及IP法院後續其他判決,似未將「整體比對」原則作為判斷或審理均等侵權之基礎,而仍常見以「特徵比對」原則為準。具體而言,智慧局於105年發佈之「侵害鑑定要點」第4.2.1「均等論之判斷原則」乙節中表示:「系爭專利之請求項與被控侵權對象是否為均等之判斷,不得採用『整體(as a whole)比對』之方式,亦即不得以系爭專利之請求項的整體技術手段與被控侵權對象之整體技術內容直接進行比對,而應採用『技術特徵逐一(element by element)比對』之方式,亦即針對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同的部分,進行逐一比對,判斷該等對應技術特徵是否為均等」,足見仍以「特徵比對」原則為準。另外,IP法院106年度民專訴字第104號民事判決中,不僅明言採「特徵比對」原則,甚且表明摒棄「整體比對」原則之適用:「均等侵害的認定,既然是以被控侵權產品已不符合專利請求項所界定文義範圍為前提,為維持專利權範圍的可預見性及明確性,則被控侵權產品的技術特徵,就必須明確地實質相同於原本文義範圍所不及的專利請求項技術特徵;不能將專利請求項與被控侵權產品以整體比對方式(as a whole),或簡單地以兩者目的或功效相同,就模糊籠統地認定兩者實質相同」。同樣地,IP法院甫於今年(即112年)612日所作成之111年度民專訴字第19號判決,更再次強調均等侵權之判斷應以「特徵比對」原則,並明揭「不得採用整體比對原則」立場。其判決理由謂:「按『均等論』係基於保障專利權人之利益的立場,避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段做非實質之改變,即規避專利侵權的責任,有關均等論之判斷原則,系爭專利之請求項與被控侵權物是否為均等之判斷,不得採用『整體(as a whole)比對』之方式,而應採用『技術特徵逐一(element by element)比對』之方式,亦即針對系爭專利請求項之技術特徵與被控侵權物之技術內容不相同的部分,進行逐一比對,判斷該等對應技術特徵是否為均等」。 

雖基於法理及各國專利實務,「特徵比對」及「整體比對」各有支持之立場,惟就技術角度而言,應適用何種比對原則,或須就案件情況而定,非能一以蓋之。簡單舉例,狀況一:系爭專利之標的包含ABA包含X,而系爭產品包含A'B'B'包含X';狀況二:系爭專利之標的包含ab及鐵釘,而系爭產品包含a'b'及螺絲釘,當以上二種狀況進入均等論比對時,究應主張「整體比對」原則抑或「特徵比對」原則,始能達成符合當事人利益並兼顧專利制度保護目的,當事人可於形成訴訟策略時審慎考量評估,更有賴法院通盤考慮。

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