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「新穎性」與「擬制喪失新穎性」之判斷基準是否相同？
智慧財產及商業法院111年度民專上字第19號判決
專利法第22條第1項規定之「新穎性」及第23條規定之「擬制喪失新穎性」均屬於新穎性要件。一般人多認為「新穎性」與「擬制喪失新穎性」之差異，一在於引證之先前技術屬性不完全相同（前者可為任何先前技術，而後者僅限於同在我國申請之專利申請案，下稱先申請案），二則在於構成先前技術之時間基準不同：用以質疑「不具新穎性」之先前技術，其公開日期應早於系爭專利申請案之申請日或優先權日；而用以認定「擬制喪失新穎性」之先申請案，雖公開日期晚於系爭申請案之申請日，只要其申請日早於系爭申請案之申請日（惟如所涉技術內容已揭露於該先前技術之優先權基礎案時，應以優先權日為決定申請先後之標準），即足當之。惟除此之外，於與先前技術進行實質比對時，其判斷基準是否亦有差異？
針對前述問題，智慧財產局所發佈之「專利審查基準」（下稱審查基準），係採取肯定見解，其明揭:「...擬制喪失新穎性所稱之『內容相同』，其判斷基準除準用本章2.4『新穎性之判斷基準』之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者…」（現行審查基準第2-3-13頁）。換言之，依據審查基準規定，「擬制喪失新穎性」之判斷基準比「新穎性」之判斷基準多了「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」之規範，似有擴大「新穎性」概念之情事。
進一步言之，審查基準中對於「進步性」之判斷，曾羅列數項「否定進步性之因素」（第3.4.1節），其中之一為「簡單變更」（第3.4.1.2節），其意涵為：「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的簡單變更」。亦即，依據審查基準，若引證之先前技術與系爭申請案之發明間的差異，能透過「簡單置換」而完成系爭申請案之發明，該發明即被認為具備否定進步性之因素。則前述「擬制喪失新穎性」判斷基準中的「依通常知識即能直接置換」，是否實已超出「新穎性」之範疇而觸及進步性之領域？實務上就此曾產生爭議。
智慧財產及商業法院於112年4月20所作成之111年度民專上字第19號判決，由「擬制喪失新穎性」之立法目的、外國立法例、法文內容等觀點，認為「擬制喪失新穎性」之判斷基準應與新穎性不同，並支持審查基準之規範。茲將其論點摘要說明如下：
1. 由專利法第23條「擬制喪失新穎性」之修正沿革可知，立法者已擴大先申請案得排除後申請案之效力及範圍，且賦予與新穎性不同之規範目的與功能，顯見該條規定確有其固有法律定位、規範意義及功能，故不能全盤引用新穎性之規範理念及作法來解釋適用。況且，上開條文條尚有新穎性規範所無之「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，其解釋及適用自無與新穎性一致之必要。
2. 與我國專利法第23條規範較為近似之日本及韓國法，均採取「擴大新穎性」原則，縱使後申請案之申請專利發明，並未完整揭露於先申請案之說明書等文件，後申請案仍可能無法取得專利。例如，先申請案之發明與後申請案之發明間縱存在差異，若該差異乃屬細微，直接利用該技術領域一般共同知識即可得知其差異者，或令該技術領域中具有通常知識者利用其一般知識及普通技能即可得知其差異者，亦可認定後申請案之發明不得取得專利權。
3. 專利法第23條規定：「申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之『內容相同』者，不得取得發明專利」，亦即先、後申請之比對，並非片面侷限於文字與文字之間一模一樣，縱有形式上之差異，若實質相同者，仍屬上開規範中所謂之內容相同。據此，我國專利審查基準才會將「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」列作為專利法第23條「內容相同」之判斷基準之一，其並未逾越新穎性要件應判斷之範疇，而此「直接置換」之概念亦與進步性規範之「通常知識者依先前技術所能輕易完成」之概念有明顯程度上之差異，因此，並無上訴人所主張將進步性概念不當引入新穎性判斷之疑慮。
本件判決確認「擬制喪失新穎性」之實質判斷標準與新穎性有所不同，亦不致落入進步性判斷之範疇。惟實際運用上，如何區分審查基準中所謂之「直接置換」（屬「擬制喪失新穎性」概念）與「簡單置換」（屬「進步性」概念），則有待智慧財產局及法院於案例中進一步累積見解。