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新醫療技術系列(4) – 技術管制下的專利申請-以美國及中國保密審查為中心



   由於醫用放射物理是一種自原子能技術所發展出的應用項目,因此在一些國家或地區,可能會因為涉及技術管制的問題而在專利申請的過程中經歷較多特殊程序。

 
  美國專利法第181條規定:「Whenever publication or disclosure by the grant of a patent on an invention in which the Government has a property interest might, in the opinion of the head of the interested Government agency, be detrimental to the national security, the Commissioner upon being so notified shall order that the invention be kept secret and shall withhold the grant of a patent therefor under the conditions set forth hereinafter.(為政府具有所有權利益關係之證明,當經由核發專利而公佈或揭露其內容時,在有關政府單位首長之看法上,可能有害於國家安全時,在告知此事件後,專利商標局長應下令保持該發明之祕密,且在下文所述之條件下保留該專利之核發。」並且該條進一步規定:「Whenever the publication or disclosure of an invention by the publication of an application or by the granting of a patent, in which the Government does not have a property interest, might, in the opinion of the Commissioner of Patents, be detrimental to the national security, he shall make the application for patent in which such invention is disclosed available for inspection to the Atomic Energy Commission, the Secretary of Defense, and the chief officer of any other department or agency of the Government designated by the President as a defense agency of the United States.(為政府並不具有所有權利益關係之發明,當經由核發專利公佈或揭露該發明後,在專利商標局長之看法上,可能有害於國家安全,他應將該專利申請案提供給,其中包括原子能委員會、國防部長,或任何由總統指定為國防單位之部門或單位主管,檢查發明得否被揭露之。」
 
  上述關於保密審查的規範,係與美國1951年的發明保密法(Invention Secrecy Act)有關。在發明保密法的實務操作下,美國的國防相關機構(包含陸軍、海軍、空軍、國安局、NASA、能源局等)會共同定義出一份專利安全類別審查清單(Patent Security Category Review List,下簡稱「清單」),而向美國專利商標局(USPTO)提出專利申請的技術內容若有涉及該清單上的關鍵字,就有可能會觸發安全審查。當安全審查被觸發時,USPTO就會對該申請進行審閱,以判斷是否要進一步核發保密命令。
 
  原則上,該清單理應會因技術的發展變化而有所調整,惟參考過往美國政府已解密過的清單(例如1971年版),仍有多種輻射相關技術涵蓋在內。因此即便是醫用放射物理相關專利實質上應與國家安全無涉,但仍有可能因為系統的自動關鍵字判斷而在申請過程中有被審閱的可能。參考具體實務經驗,針對在「美國境內所完成」之發明而首案欲在美國申請,若經審閱而有核發保密命令的疑慮,USPTO將「不會」在受理申請通知(Filing Receipt)中一併授予申請人國外申請許可(Foreign Filing License),且除非獲得USPTO核發之國外申請許可,申請人不得在美國專利申請案之申請日起6個月內向其他國家提出專利申請。針對在「美國境內所完成」之發明而首案欲在美國以外國家申請,需要先向USPTO提交國外申請許可(Foreign Filing License),且獲得批准後,方可為之。違反此規定,即使日後獲准專利亦會被判定無效,申請人亦會面臨最多USD10,000的罰金及/或最長2年的徒刑等罰則。對於輻射相關技術產業中進行多國布局的申請人而言,若在美國設有研發據點或發明人有需求經常入境美國者,將涉及發明在「美國境內所完成」,因此此類申請人如有向美國以外國家進行首案或非首案專利申請的規劃,應特別注意相關規定。
 
  另外,中國亦有保密審查之規定,根據《中華人民共和國專利法實施細則》第8條,「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的,應當按照下列方式之一請求國務院專利行政部門進行保密審查:(一)直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的,應當事先向國務院專利行政部門提出請求,並詳細說明其技術方案;(二)向國務院專利行政部門申請專利後擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的,應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向國務院專利行政部門提出請求」。參考具體實務經驗,針對在「中國境內所完成」之發明而首案欲在中國申請,若申請同時提的保密審查,經審閱而有保密的疑慮,中國國家知識產權局(CNIPA)將會核發「向外國申請專利保密審查意見通知書」(下稱「通知書」),通知申請人應暫緩向外國申請專利,若經進一步判斷申請內容不需保密,嗣後會發出「向外國申請專利保密審查決定」(下稱「決定」),通知申請人審查通過,可以就該專利申請或技術方案向外國申請專利。針對在「中國境內所完成」之發明而首案欲在中國以外國家申請,則需單獨請求保密審查並向當局揭露完整技術方案。雖然規定記載CNIPA應分別於4個月、6個月內將通知書(若有)、決定送達申請人,實務上收到通知書的時間為一週內,收到決定的時間為二至三週內。在中國設有研發據點或發明人有需求經常入境中國者,將涉及發明或新型在「中國境內所完成」,多國布局的申請人應當將前述保密審查的等待時間納入申請策略考量。
 
  總結來說,醫用放射物理-特別是近年發展快速的BNCT技術,其作為腫瘤治療的新利器,在技術持續更新演進之餘,相關業者必然會提出必要的專利保護申請。惟當申請人在進行全球專利布局時,受限於部分國家或地區出於對醫療相關專利權的規定,需注意治療方法是否得做為專利保護之標的,以及進而採取在不同的國家或地區使用不同的請求項的撰寫形式來符合符合當地的規範,以最大程度地確保技術能夠涵蓋於專利的保護範圍。另外由於涉及原子核變、輻射領域技術,對於各國技術輸出管制的規定也應特別留意並遵循。
 
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