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2022年專利程序審查基準修正



智慧財產局為配合法規解釋並於專利案件之程序審查中落實判決實務見解等需要,於2022118日公布修正「專利審查基準」第1篇程序審查及專利權管理(下亦稱「審查基準」)第1章、第3章至第8章、第14章、第17章、第19章、第20章,自中華民國111121日生效。茲就本次修正重點摘要說明如下。

 

一、第一章「申請專利及辦理有關專利事項之程序」-1.2.4「簽章之審核」

 

有關專利申請之各種相關文件之簽署人之簽章,專利審查基準中原未明定其態樣或方式,亦未明定簽署人是否可使用電子軟體簽名。

 

本次修正除明定簽章只要具備可供比對之形式外觀即可外,並肯定簽署人可使用電子軟體進行簽名:「證明文件之簽章需具有可比對簽署人簽名、蓋章或電子簽名之形式外觀,即可推定該文件效力。證明文件之簽章可為紙本簽署或經由電子軟體簽署,只要其簽章形式外觀可與申請文件資料比對即可。如專利專責機關對經由電子軟體簽署之簽章形式外觀有疑慮,將通知申請人限期檢送該電子簽章歷程證明文件或補送紙本簽署文件。」。

 

舉例而言,簽章形式外觀與自然人簽名無異,且可比對該文件之簽署人姓名者,係屬「認可之簽章形式外觀」;惟若簽章形式外觀與電腦繕打無異,無法確認是否為經自然人簽署,此時則屬「有疑慮之簽章形式外觀」。

 

二、第三章「專利申請人」-3.1「發明人之異動」、4.1「變更申請人姓名或名稱」、4.5「變更發明人姓名」

 

現行專利審查實務中,專利申請之發明人及申請人原則上係以提出申請時之申請書欄位所記載者為準,嗣後若需異動或變更,需提出相應證明或說明文件。現行審查基準並規定變更發明人姓名、或變更申請人姓名或名稱時,需以「未變更主體同一性」為前提,且只能基於「更名、誤繕或翻譯錯誤」等原因而申請變更。

 

本次修正進一步於上列各節中調整需檢附之文件,並新增多項案例說明以供各界參考。其中,修正後審查基準於4.1「變更申請人姓名或名稱」乙節所新增之「例7.不同申請人歸屬於同一主體之名稱變更」特別指出:「不同申請人歸屬於同一主體,經申請人或代理人陳述事實並檢附相關證明文件所提出之變更申請人名稱,因申請人具主體同一性,可受理其變更申請」,審查基準並明載此為參照最高行政法院108年度上字第1169號判決(裁判日期:20211111日)之意旨。至於何謂「不同申請人歸屬於同一主體」,審查基準中並未進一步明示具體事例,可參照上述最高行政法院108年度上字第1169號判決之案背景事實。該判決係關於「專利申請人由美國衛生署更正為美國衛生與公眾服務部(下稱「美國衛服部」)」是否變更申請人之「主體同一性」之爭議。最高行政法院認定美國衛生署係美國衛服部所轄之下級機關,並認定:「該申請取得專利之權利依美國聯邦法規規定,應歸由美國衛服部(代表美國政府)所有,系爭申請案之第2申請人由美國衛生署更正為美國衛服部,並不影響該申請取得專利之權利,均應歸由美國衛服部所有之主體同一性」,進而認定:「申請人由美國衛生署更正為美國衛服部,仍具有『主體同一性』」。

 

此外,本次修正亦明確規定,若申請時所檢附文件內容有不一致或可判斷申請人有誤繕之情事者,嗣後進行之補正,非屬變更申請事項。舉例而言,若申請書所載申請人姓名或名稱與其簽章不符,經申請補正或通知限期補正者,無需繳交申請變更申請人姓名或名稱規費(詳參本章第4.1節之例8)。

 

三、第五章申請日-1.1「申請書」

 

現行審查基準規定:「申請書所載之申請人如有錯誤,於申請後更正為正確之申請權人者,以申請人確立之日為申請日」,故專利案申請日之確立與申請書所載明申請人具連動關係,惟仍應注意「更正為正確之申請人」與前述因「未變更主體同一性而以更名、誤繕或翻譯錯誤等原因申請變更申請人姓名或名稱」屬不同情形,後者不影響申請日之取得。

 

為明確界定影響申請日之取得(使申請日延後)之情形,本次修正除將上開規定修正為:「申請書所載之申請人如有錯誤,於申請後更正為正確之申請權人者,因更正前後之申請人不具主體同一性,將以申請人確立之日為申請日」外,並以條列方式羅列限於「申請主體變更」、「申請人增加」、「申請人減少」三種情形。

 

四、第七章優先權及優惠期-1.5「國際優先權之證明文件及檢送文件期間」

 

本次修正新增「國際優先權證明文件錯誤態樣例示」,其態樣包括:「美國專利申請案之全卷影印」、「美國專利申請案之收據證明併同說明書影本」、「海牙協定設計專利申請案之收據證明併同說明書影本」、「歐盟設計專利案核准證明文件」。

 

五、第八章生物材料寄存-4.「生物材料之寄存證明文件」

 

有關寄存證明文件,本次修正增訂:若非屬布達佩斯條約之國際寄存機構者,其出具之證明文件應包括該生物材料存活資訊。若未包括存活資訊,將通知申請人於法定期間內補送存活證明,屆期未檢送,視為未寄存。

 

六、第十九章專利權之異動-6.「質權設定登記」之6.2「應備申請文件」

 

針對「申請專利權質權登記」之應備申請文件,智慧財產局甫於20221020修正公布專利法施行細則第67條,刪除申請專利權質權登記者須檢附專利證書,以及質權有關事項應加註於專利證書之規定。本次審查基準修正亦配合法條文字而修正質權設定登記應備文件內容,依此,申請人不需再於「申請專利權質權登記」時檢附「專利證書」。

 

七、其他修正內容

 

包括配合法條條文及程序審查實務酌修文字、修正各章節內容之誤繕等。

 

欲詳閱本次專利審查基準修正之詳細內容者,可參考智慧財產局網頁公告之修正各章劃線本等內容https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-914806-9c46c-1.html

 

 

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