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審酌進步性時,反向教示的門檻與標準



根據現行專利審查基準第3.4.2.1節規定,於審酌進步性時,必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容,包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示(teach away)。 「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,而判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示,必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。若沒有排除申請專利之發明的教示或建議,對於申請專利之發明即未構成反向教示。實務上關於進步性之審查,常見專利權人主張先前技術具有反向教示,無法證明申請專利之不具進步性。

關於判斷相關先前技術揭露的實質內容對於申請專利之發明是否具有反向教示,智慧財產法院111年度行專訴字第6號判決意旨表示,雖然系爭專利技術特徵界定散熱片之材質可改變,而前案證據所揭露散熱片材質皆為銅,然此未構成反向教示。智慧財產及商業法院於該案中進一步解釋,所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容,抑或基於先前技術所揭露之技術內容,熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題,將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向,至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段,或先前技術與系爭專利在所欲解決問題主觀上略有不同,並非必然表示存在有反向教示,因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段。

實務上常見專利權人主張反向教示以主張專利之進步性,惟成功為法院所採納者甚少。法院於判斷前案技術是否構成反向教示時,將以所屬技術領域中具有通常知識者之標準,判斷構成反向教示的各該標準,包括前案證據是否明確記載或明確排除申請專利之發明的教示或建議、是否明確記載申請專利之發明的相關技術特徵無法結合等。
 

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