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最高法院111年度台上字第186號判決肯定「商業上成功」對於專利進步性判斷的重要性


吳俐瑩

為盡可能客觀地審查專利進步性,避免後見之明,專利審查基準向來將「發明獲得商業上的成功」(下簡稱「商業上成功」)列為肯定進步性之輔助性判斷因素,若申請人於審定前提供證明資料主張因為該發明的技術特徵,申請專利之發明取得商業上成功,應一併審酌之。

 

然「商業上成功」在司法實務上適用與否的標準似尚未穩定。綜觀最高行政法院(下簡稱最高行)、智慧財產及商業法院(下簡稱智商法院)的判決可知,即便是同一法院,對於「商業上成功」的審酌與否即有所歧異:第一類是只要先前技術足證專利不具進步性,不再審酌「商業上成功」;第二類則是若專利權人主張、舉證,法院即審酌「商業上成功」:

 

(一) 以第一類而言,最高行於109年度上字第575號判決揭示,「商業上成功」僅為進步性的輔助判斷因素,並非唯一因素,且專利商品成功與否可能因為銷售技巧、廣告宣傳、市場供需、社會經濟景氣等因素受影響。因該案之先前技術組合已足證專利不具進步性,「商業上成功」之進步性輔助判斷因素即無審酌必要。智商法院104年度民專上字第29號判決亦同此見解。

 

(二) 最高行亦曾作成第二類判決—108年度判字第100號判決。於此判決中,最高行強調應由專利權人就「商業上成功」與專利發明的直接關連性為舉證,然最終因最高行認定專利權人並未就業績成長與專利的商業上利用間的關連性為舉證,其並未認可專利權人之「商業上成功」主張。

 

智商法院亦有審酌「商業上成功」的案例,例如107年度行專訴字第75號行政判決即係智商法院審酌並以「商業上成功」肯定進步性的案例。此案例的專利技術與食物保溫罩相關,先前技術是不可折疊的保溫罩,專利則是可折疊的。由於專利權人舉證說明市面上只有仿冒該專利所請的可折疊式保溫罩,沒有不可折疊的保溫罩仿品,智商法院認為此足證「商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致,而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成,因此,應可認定系爭專利確實具有商業上之成功,而具有肯定進步性之因素」。

 

最高法院則在今年8月作成111年度台上字第186號判決,要求下級審於判斷專利進步性時,若專利權人有提出商業上成功之事證與主張,下級審應予審酌,否則即屬違法判決:「於審查發明專利之進步性時,為避免流於主觀恣意造成判斷失誤(如後見之明),並得綜合考量下列因素:發明專利解決長久之需要;發明專利因取代先前技術之產品,而獲得商業上成功;授權與競爭者之默認;侵害者之複製與讚美;無幾乎同時之發明。上訴人一再陳稱:20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利;我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者,包括等上市公司,以系爭專利技術外銷數以十億計之IC,堪認系爭專利解決長期存在問題,並獲得商業上成功各情,並提出各國專利說明書或專利公報、授權書首頁為證,依上開說明及一般論理經驗,似非全然無據,且影響系爭專利之進步性判斷。原審恝置不論,除有違論理及經驗法則外,並屬判決不備理由。」

 

最高法院前開判決不僅明確揭示,為避免後見之明,得於審查專利進步性時綜合考量之五項因素,並進一步闡明,專利權人主張之「商業上成功」事由影響專利進步性之判斷,原審不得恝置不論,否則屬違法判決,肯認「商業上成功」對於專利進步性判斷的重要性。據此,專利權人於專利申請或舉發時,亦可援引此判決之見解,對專利的商業上成功積極主張及舉證。

 

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