賓士控告帝寶侵害設計專利案之近期發展與爭議問題

07/29/2022

---

智慧財產及商業法院於2022年7月14日針對賓士控告帝寶侵害其設計專利一案，作出二審判決（108年民專上字第43號）），維持一審判決（106年民專訴字第34號）的專利侵權成立與專利有效之結論，但將帝寶須付之損害賠償額由台幣30,000,000調整為台幣18,123,279元。由於帝寶為世界最大AM車燈製造商，賓士則為世界知名的車輛品牌與製造商，此件爭訟倍受矚目。

 

二審判決意見大致上與一審判決相同，主要之差別在於一審法院因帝寶未就計算損害賠償所需之銷售成本與必要費用舉證，故以銷售總額作為審酌損害賠償總額（連同懲罰性損害賠償）之基礎；二審法院則認可某些銷售成本與必要費用並將其由銷售總額扣減後，乘以1.5倍作為損害賠償（連同懲罰性損害賠償）之總額。預料本案會上訴至最高法院。

 

本案涉及甚多爭議，含下列四者：

 

一、優先權案圖式少於台灣專利圖式

 

系爭專利D128047於申請時主張德國優先權40705293.3，但德國優先權基礎案之圖面僅有立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖（共四張圖），而系爭專利之圖面則多出後視圖、左側視圖、仰視圖（共七張圖）。系爭專利揭露之車燈外觀特徵顯然比優先權案多，爭議在於：其優先權主張是否可被認可（而因此否定帝寶提出之部分前案之證據能力）？

 

法院調查後認為：德國設計法僅保護「可見（visible）的特徵」，故僅需提出立體

圖、前視圖、俯視圖及右側視圖以呈現車燈安裝至車輛後仍然「可見的特徵」；而系爭專利申請時，台灣對於設計專利要求以六面視圖呈現，故系爭專利將車燈安裝於汽車後無法看見之車燈背面特徵（揭露於系爭專利後視圖、左側視圖及仰視圖）亦一併揭露。然而，這些車燈背面特徵並非相關消費者選購或使用商品時所注意之部位，相較於德國優先權案並未產生不同視覺效果，應認為與德國優先權案所揭露者為相同設計，故應認可優先權。

 

法院另一理由為：台灣為WTO會員，依TRIPS協定第2條，須遵守巴黎公約，而依據巴黎公約第4條第A項第(2)、(3)款規定，若優先權基礎案係依一外國的法律在該外國提出申請，而符合該外國法下的國內申請程序，後申請國即應承認其優先權主張。如本案情形，係因我國與德國有不同專利申請的形式上之要求而須調整在台灣申請時所用之圖式，此仍不影響德國優先權基礎案與系爭專利二者為相同設計。

 

法院此一見解，符合目前我國之專利實務。有疑義者，在於若專利權人於舉發或訴訟程序中面對前案的挑戰時，而且其設計專利與前案之區別恰巧位於優先權案所未揭露之部分時，專利權人是否可強調其設計與該前案之區別在於該優先權案所未揭露之部分而主張具有新穎性與創作性？當專利權人如此主張時，表示其設計未由優先權案所揭露之部分具有實質視覺上重要性（因此與優先權案設計並非相同），則其優先權是否仍應然可被認可？幸好本件訴訟中，對於系爭專利之有效性前案比對及系爭產品構成侵權之比對，均聚焦於裝設於車輛後仍可見之車燈部分，前述疑義並未在判決中出現。

 

二、二年侵權請求權消滅時效

 

帝寶主張賓士於2014年10月20日已發函通知帝寶有侵權之行為，卻遲至106年3月9日始起訴，故賓士就起訴日前2年之損害賠償請求權部分，已罹於消滅時效。

 

法院經過調查後，認為賓士當時發函是針對帝寶在德國參展之行為，其提出數件德國專利（包含系爭專利之優先權案），主張帝寶之產品目錄中有侵害賓士德國設計專利權之產品，但並未實際購得系爭產品實物進行侵權比對。

 

法院認為：僅憑產品目錄上一張產品照片，尚難認定賓士當時已明確知悉帝寶侵害系爭專利；且當時賓士是主張帝寶侵害其德國設計專利，依專利屬地主義原則，德國專利法對於侵害判斷及標準未必與台灣一致。因此，帝寶關於消滅時效之主張未獲法院認可。

 

三、侵權比對之近似判斷

 

我國設計專利侵權認定上，必須被控侵權產品與一設計專利外觀相同或近似，此意指必須包括「物品」與「外觀」二者均相同或近似。就本案而言，系爭產品與系爭專利均應用於「車燈」之物品，固無疑義，然而二者外觀上，在組裝入車輛後即難以被注意的部分，存在有明顯差異；另在燈罩內部的局部結構亦有差異。

 

法院就此認為：系爭產品與系爭專利有甚多共通特徵是位於燈罩前方表面，所佔視覺面積明顯屬於「正常使用時易見部位」，易引起普通消費者注意。二者雖有一主要差異特徵，但其位於後方（裝設置車輛後即不可見之部位），另外一些差異僅屬局部微小變化，不影響整體視覺效果，故系爭產品與系爭專利之外觀已構成近似。法院並強調：「設計專利近似性之判斷，雖應考量每一設計特徵之異同，然而，其並非僅是計算差異特徵之數量，亦非賦予每一設計特徵同等之權重，其重點乃在於二者之差異是否足以影響整體視覺印象。」

 

（茲擷取法院判決附圖關於「共同特徵」之局部，以利讀者瞭解。）

 

 

（茲擷取法院判決附圖關於「差異特徵」之局部，以利讀者瞭解。）

 

法院之見解殊值贊同。由於台灣在2012年修正專利法時才引入「部分設計」，在此之前，設計專利申請人不但被要求要呈送充足之視圖以展現物品所有可視的外觀，且僅可主張「整體設計」（亦即，不能以虛線或填色等方式將不欲主張之外觀部分排除）。也因此，系爭專利申請當時（2008年），賓士才會將德國優先權案圖式所無的部分，也就是日後會被組裝入車殼內的車燈背面的特徵，一併放入圖式中去申請台灣設計專利。又，根據專利法136條第2項之規定，設計專利之權利範圍以圖式揭露者為準，故理論上系爭專利圖式中所揭露的所有特徵都構成申請專利範圍的限制。但是，若因此讓模仿者藉由改變物品底面或背面等通常不可見或不重要的形狀特徵，而規避侵權責任，顯然不符專利制度精神。因此，侵權比對時，應將視覺重點特徵賦予較大權重，非視覺重點特徵縱然差異大或數量多，若不影響整體視覺印象，仍應認為成立侵權。

 

四、專利權行使與公平競爭、權利濫用

 

帝寶主張賓士違反公平交易法第9條第1款（獨佔之事業以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭）與第4款（獨佔之事業有其他濫用市場地位之行為）、公平交易法第20條第2款（無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為，而有限制競爭之虞）及民法第148條（誠信原則）等規定。帝寶之主張重點為：賓士在「售後服務市場」有獨佔地位；帝寶曾多次向賓士要求專利授權，均遭拒絕，賓士又在台灣提起本件訴訟意欲徹底阻絕帝寶製造及銷售系爭產品，顯然賓士意圖獨占售後零件市場，有限制公平競爭之虞。賓士及德國其他汽車原廠為阻擋德國聯邦議會導入歐盟「維修免責條款」之立法指令，曾透過德國汽車產業協會承諾不對獨立零件商提告及妨礙競爭；帝寶因信賴該承諾而製作系爭產品，卻反被賓士提告侵權，賓士此舉已違反誠信原則、構成專利權濫用。

 

帝寶並未以提起反訴方式主張賓士以違反公平交易法或權利濫用之方式侵害其權利，但一、二審法院均非常認真地審酌兩造提出的專家意見書，並在判決中詳細回應。法院之意見大致如下：

 

1.     公平交易法第9條第1款、第4款係關於獨占事業濫用市場地位，故須先界定此一「相關市場」之規模，是指汽車交易市場（主市場）與維修售後服務市場（後市場）二者之和，或僅限於維修售後服務市場（後市場）。法院贊同主、後市場連動理論，認為應將主、後市場視為是同一相關市場；其意見認為汽車「主市場」的多數消費者並不會以後市場的維修成本資訊決定是否購買主產品。在此一主、後連動的市場中，賓士僅是眾多車商中之一，市場佔有率有限。

2.     維修市場中之車燈，只要能與汽車本體結合即可，不以與原廠之外觀設計相同為必要。因此，帝寶以車燈「必須配合（must match）」賓士車輛作為「後市場」應為一獨立市場、賓士在此有獨佔地位而應有授權專利予帝寶之義務等主張，並不可採。

3.     賓士僅佔汽車銷售主市場6％至8％的市占率，並非公平交易法第20條之「相對市場優勢地位」之事業，在高度競爭的相關市場中，專利權人授權與否，本是私法自治、契約自由的範圍。賓士基於其商業考量，不將系爭專利授權給帝寶，無違公平交易法第20條第2款。

4.     德國汽車產業協會對於德國立法者所做的之不對獨立零件商提告及妨礙競爭之承諾，是以德國汽車製造商產業協會之名義提出，並非以賓士之名義提出，該德國汽車產業協會之聲明，僅能認為具有政治上意義，難認具有法律上之效力，更不能將其效力擴及到賓士在我國提起之本件專利侵權訴訟。更何況，德國法院也認為該承諾聲明係向德國立法者所提出，而非向獨立零件製造商提出，而立法者（對違反承諾行為）沒有作為，此部分不應由法院裁決來填補；該聲明並未提供任何權利或法律上地位予零件製造商。

 

此一關於濫用權利影響公平競爭之議題，在我國引起熱烈討論，至今已有甚多相關文獻[1]可以參閱。但無論如何，專利法已明文賦予專利權人可以排除侵害與請求損害賠償之權利；而公平交易法目的在於規範市場公平交易秩序，對於將公平交易法運用於排除法定專利權之行使，法院態度顯得謹慎小心。更何況我國目前並無售後服務市場的「維修免責條款」；縱然立法，維修免責所適用之市場為何（僅限於汽車或所有產品之售後服務市場）？欲保障之法益為何（消費者或後市場零件製造者之權益）？是否會對智慧財產權的行使造成過度限制？是否會過度妨礙自我品牌的設計製造商可主張之權利而影響本土品牌之發展？凡此均不能不慎重考慮。