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授權人未繳納專利維持費之賠償責任



於專利授權契約有效期間內,如因授權人漏未繳納專利維持費,授權人可能需負損害賠償責任。台灣台中地方法院2022622111年度智字第7號判決即涉及此一議題。
 
本案中,雙方於2013年間簽立某保健食品之技術移轉授權合約書(下稱「系爭契約」),由被告(專利權人)技術移轉及授權台灣、日本、美國與歐盟之專利權予原告,然而,日本之專利權因被告未續專利維持費而於20147月無效,被告因此起訴請求返還不當得利與請求損害賠償。
 
法院首先審酌系爭契約的名稱及相關約定,認為系爭契約包含了授權專利及技術移轉,授權專利部分,除使原告得合法實施,亦讓原告取得排他之市場優勢,而技術移轉則讓原告於相關產業類似產品取得技術領先之優勢,而依照雙方履約過程可知,向各國政府單位繳納規費維持專利有效之責任,確實為被告之責任,被告未附理由,因缺繳規費致日本之專利權因未續費而無效,構成民法上的給付不能,原告得依照民法第226條第1項有關給付不能之規定,請求返還此部分之專利授權費即新台幣100萬元,且法院考量原告確實因系爭技術於日本之專利失效受有損害,法院因此另依照民事訴訟法第222條第2項之規定,認定原告得另外請求損害賠償之數額為新台幣100萬元。故總計被告應給付新台幣200萬元予原告。
 
自此案例可知,倘若專利權人(授權人)因為可歸責於己的事由漏未繳納專利維持費而使得專利因此無效,授權人除必須返還對應之授權費外,另可能對被授權人負損害賠償責任,因此,專利權人應留意對於專利年費之繳納控管,尤其在有授權他人時,更應提高注意,以免喪失專利權外,還需賠償被授權人。
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