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2022年專利實體審查基準修正
智慧財產局為即時反映審查實務之需要，並精進審查品質，於2022年預告修正「專利審查基準」第2篇發明專利實體審查第3章、第6章、第7章、第8章、第9章、第14章，自2022年7月1日生效。本文茲就本次修正重點摘要說明如下：
一、第3章「專利要件」–5.7.2審查注意事項
關於申請人一案兩請發明專利及新型專利，專利法第32條第3項規定：「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利」。然審查基準並未說明：於發明申請案審查中或發明審定至公告前，若一案兩請之新型專利已經審定舉發成立（尚未撤銷確定），此時發明申請案應如何進行審查。
本次修正於本章5.7.2「專利要件」一節新增(5)、(6)點，提供了上述兩種情況下發明申請案之審查原則。
新增的(5)點記載：「發明申請案審查中，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，針對相同創作之發明，仍應與新型專利之認定結果一致，原則上應俟新型舉發案行政救濟確定後，再續行發明申請案之審查。惟依個案情形（例如：事證已臻明確足認發明案不具專利要件）或情事變更（例如：申請人修正申請項，已非相同創作），審查人員於參酌新型案之舉發證據後，得對發明申請案進行審查」。
新增的(6)點記載：「發明申請案核准審定後至發明公告前，若新型舉發案經審定舉發成立但尚未確定，基於相同創作之新型及發明，審查結果應一致，此時，審查人員應自撤發明申請案之核准審定書，重為審查，審查原則同前項」。
二、第6章「修正」–4.2.2允許的刪除
在發明申請案審查過程中，為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件，得以「排除（disclaimer）」與先前技術重疊部分的負面表現方式修正申請專利範圍。然在實務上，申請人可能於本國申請案接獲審查意見通知以前即已知悉特定前案，而欲主動修正請求項以排除與先前技術重疊之部分。本次修正提供了上述情況下之審查原則。
針對申請人於智財局發出審查意見通知前，主動以排除與先前技術重疊之部分的負面表現方式修正請求項，若被排除之內容未先揭露於說明書、申請專利範圍或圖式中，應提供所欲排除之先前技術及敘明理由，未提供者，則視為新引進事項。
三、第7章「審查意見通知與審定公告」–3.1.2申請專利範圍之縮減
本次修正新增說明，除了「刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項」之情形以外，增加新的請求項皆不屬於最後通知修正限制所稱之「申請專利範圍之減縮」。
四、第9章「更正」–6審查注意事項
配合第6章之內容，新增有關以排除與先前技術重疊部分之負面表現方式更正請求項之審查原則。
五、第14章「生物相關發明」–4.2.4有關寄存之注意事項
專利法第27條第1項規定：「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存」，且同條第2項另規定申請人應於申請日後4個月內檢送寄存證明文件。
針對寄存證明文件，本次修正於本章4.2.4「有關寄存之注意事項」一節新增第(3)點，要求申請人檢送寄存機構出具之證明文件中應證明生物材料之寄存事實及存活事實。布達佩斯條約締約國承認之國際寄存機構所出具的證明文件原則上符合要件，惟若申請人檢送其他機構出具的證明文件，應注意其是否可證明該寄存之生物材料已存活，若否，智慧財產局將通知申請人於申請日後4個月（主張優先權者，為最早之優先權日後16個月）內補送存活證明，屆期未檢送將視為未寄存。惟此時智慧財產局仍須於實體審查時具體敘明理由並指出其導致無法據以實現，給予申請人申復機會後，方得以不符專利法第26條第1項規定而核駁專利申請。
六、其他修正內容
包括配合法條條文酌修文字、修正各章節內容之一致性及誤繕等。
欲詳閱本次專利審查基準修正之詳細內容者，可參考智慧財產局網頁公告之修正各章劃線本等內容（https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-910484-c6f3d-1.html）。