依專利法第58條第4項，「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。就應如何「審酌說明書及圖式」，最高行政法院於民國（下同）115年4月30日之114年度上字第160號判決中之分析與認定，殊值觀察。

 

該判決有謂：「在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內。惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，故不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應以熟習該項技術者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即『禁止讀入原則』」。

 

本案專利申請人以「管理在電連結器及印刷電路板中之廢熱、機械應力、及電磁干擾」申請發明專利，智慧局經初審及再審查後，均認其申請專利範圍有多項請求項不具新穎性或進步性，因而審定不予專利，嗣又遭經濟部駁回其訴願，該專利申請人乃向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，受一審敗訴判決（判決字號：智慧財產及商業法院113年度行專訴字第32號行政判決）後，再向最高行政法院提起上訴。

 

其中涉及「禁止讀入原則」適用者為請求項1。上訴人（即本案專利申請人）主張，請求項1之「滑入式加強件」利用於賦予加強件之內在功能「滑入式」而經建構以滑動到基板之對應邊緣上，並且包覆此對應邊緣，且不接觸其他基板，圖1A至1D亦清楚例示此互動方式，明顯異於引證案「將印刷電路板卡入卡座」之技術特徵，故該引證案無法證明請求項1之發明不具新穎性。

 

惟最高行政法院於上開114年度上字第160號判決則認定，請求項1文字並未包含「滑入式加強件經建構以滑動到基板之對應邊緣上並且包覆此對應邊緣」或「將滑入式加強件滑動到基板」之步驟性技術特徵；又「加強件滑動到基板」與再審引證所實際上揭示之「基板滑入加強件」，實質上相對運動相同，於發明之目的、作用及效果並無本質差異；況且請求項1性質上屬「物」之請求項，非屬「方法」請求項，二者於請求項解釋上應予區分。法院爰認定，上訴人援引說明書及圖式所載「滑入方式」以與引證案區別，已違反禁止讀入原則，蓋請求項解釋仍應以其所載技術手段為最寬廣合理解釋，不應以實施例或圖式內容限縮，並基此認定再審引證足證請求項1不具新穎性。

 

準此，依最高行政法院於本案中似是認為，於圖式所揭示之技術特徵未記載於請求項時，如該技術特徵實質上無助於解釋該請求項所涉之「發明目的、欲解決之問題，以及為解決該問題所採取之手段、作用及效果」（本案中即認為該技術特徵不足以使系爭專利與前案引證產生實質差異），則基於「方法」之技術特徵與「物」之請求項間本質上的差異，應「禁止讀入」圖式所揭示之技術特徵，始屬對請求項最寬廣且合理之解釋。

 

惟前述「方法」與「物」之本質差異，究係在圖式所揭示之技術特徵無助於請求項解釋時之考量因素，抑或其本身即足以作為禁止讀入該技術特徵之理由（尤其圖式所揭示之技術特徵確有助於請求項解釋之案件），仍有待後續實務發展加以觀察。