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平行輸入真品之廣告宣傳是否可能構成商標侵權？—智慧財產及商業法院114年度民商上字第11號民事判決
(一) 原告（美商．波露/羅蘭公司有限合夥）為POLO RALPH LAUREN系列商標（包括：「
」、「
」、「
」商標；下合稱「系爭商標」）之商標權人，並為生產、製造服飾商品之業者。系爭商標業為我國相關消費者所普遍認知，已於我國成為著名商標。
(二) 被告捷鑫貿易有限公司（下稱「捷鑫公司」）為販售平行輸入商品之業者，於被告維春商業開發股份有限公司（下稱「維春公司」）經營之OUTLET設置專櫃，並於專櫃招牌、外牆玻璃櫥窗及維春公司官網使用「POLO RALPH LAUREN」字樣為廣告宣傳。
(三) 原告主張被告等行為構成商標法第68條第1款、第3款及第70條第1款之商標權侵害，並違反及公平交易法第25條等規定。兩造當事人均不服第一審判決，分別提起本件上訴。
二、 本案主要爭點
(一) 被告捷鑫公司、維春公司於專櫃、玻璃櫥窗及官網使用「POLO RALPH LAUREN」字樣，是否構成商標使用及商標侵權？
(二) 被告捷鑫公司販售平行輸入真品，其於商品本體以外之專櫃、櫥窗及官網使用系爭商標行為，是否得主張商標法第36條第2項之權利耗盡原則、第36條第1項第2款之指示性合理使用？
(三) 被告捷鑫公司之系爭商標利用行為，是否違反商標法第68條第1款、第3款及第70條第1款規定及公平交易法第25條規定？被告維春公司作為商場經營業者，是否應負共同侵權責任？
三、 法院見解
(一) 被告捷鑫公司、維春公司於專櫃、玻璃櫥窗及官網使用「POLO RALPH LAUREN」字樣，構成商標使用行為：
1. 被告捷鑫公司將「POLO RALPH LAUREN」字樣使用於專櫃、玻璃櫥窗，係以粗黑之放大字體凸顯該字樣，並置於專櫃及外牆玻璃櫥窗中間之顯著位置，已形成引人注目之強烈視覺印象；百貨官網頁面亦使用相同字樣，係企圖形塑與原告所提供商品或服務具有關聯之印象，足使消費者認識該字樣係作為表彰商品或服務來源之標識，故構成商標使用。
2. 被告捷鑫公司雖主張其另有標示「JS'Maxx」及「True article parallel imports」等文字，惟該等文字字體較小，不影響其使用「POLO RALPH LAUREN」字樣構成商標使用之判斷。
(二) 被告捷鑫公司販售平行輸入真品，其於商品本體以外之專櫃、櫥窗及官網使用系爭商標行為，不得主張商標法第36條第2項之權利耗盡原則，亦不構成指示性合理使用：
1. 法院認定商標權利耗盡原則係指商標權人不得對平行輸入之「真品本體」主張商標權，其效力不應擴張至「真品本體」以外之商標使用行為。法院亦援引司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」第2號提案法律議題多數說，指出為轉售或促銷真品而於網路陳列、刊登廣告或發行型錄，若係為提供正確、真實之商品資訊，屬於必要之使用行為，且符合商業交易習慣之誠實信用方法，並不致造成相關消費者對商品或服務來源產生混淆誤認，始得依商標法第36條第1項所涵蓋之指示性合理使用概念，而不受商標權效力所拘束。
2. 法院就被告行為判斷，認定被告捷鑫公司基於行銷目的，於百貨專櫃、玻璃櫥窗及官網使用系爭商標字樣為廣告宣傳，且其專櫃招牌或入口處並未標示中文公司名稱，以表彰實際經營主體，與前開所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法有別，並非僅為指示所販售商品來源之必要使用，故不構成指示性合理使用。
(三) 被告捷鑫公司之系爭商標利用行為，違反商標法第68條第1款、第3款及第70條第1款規定及公平交易法第25條規定，被告維春公司亦應負共同侵權責任：
1. 系爭商標為著名商標，為兩造當事人所不爭執。被告等利用相同或近似於系爭商標之「POLO RALPH LAUREN」字樣從事廣告宣傳，已構成商標使用，且使用於與系爭商標所指定相同或類似之服飾商品及服務，足使相關消費者產生混淆誤認，並可能減損系爭商標之識別性，故法院認定被告等行為構成商標法第68條第1款、第3款及第70條第1款之侵權行為。
2. 法院認為，原告與被告等均屬銷售服飾商品，或出租櫃位予銷售服飾公司之業者，彼此間具有競爭關係。被告捷鑫公司之整體專櫃陳設、櫥窗設計與原告經營商店相仿，並顯著使用系爭商標，足使人誤認係原告或其代理商銷售商品，故屬榨取他人努力成果之行為，構成公平交易法第25條所稱足以影響交易秩序之顯失公平行為。
3. 依設櫃合約書關於「專櫃之裝潢」條款，被告捷鑫公司進行裝潢、使用商標前，應向被告維春公司申請並經其書面同意，可見被告維春公司對專櫃設置具有管理及同意權，其對官網刊登內容亦具有管理權，且其與專櫃廠商係採銷售額分帳抽成方式，享有一定比例之經濟利益。是以，法院認定被告維春公司未盡善良管理人之注意義務，應與被告捷鑫公司共同負侵害系爭商標權之責任。
四、 從本案學到的事
(一) 販售平行輸入真品縱使不構成商標侵權，惟平行輸入業者仍不得任意使用原廠品牌商標從事廣告行銷：
商標權利耗盡原則之立法目的，在於使經商標權人同意投入市場之商品得以自由流通，然其效力原則上僅及於「真品本體」，平行輸入業者未經商標權人同意或授權，尚無權利以商標使用之形式利用商標從事廣告宣傳。是以，平行輸入業者於銷售商品時，仍應區辨「販售平行輸入真品之權利」與「使用原廠品牌商標行銷宣傳之權利」之不同，不應僅因平行輸入商品來源合法，即認為所有商標使用行為均無構成侵權之風險。
(二) 平行輸入業者於「真品本體」以外處使用原廠品牌商標時，應留意使用方式是否符合指示性合理使用之必要程度及誠實信用方法：
平行輸入業者為向消費者說明所販售商品之品牌，雖非全然不得使用原廠品牌商標，惟其使用界線應以傳達正確商品資訊所必要者為限，且應符合一般商業交易習慣之誠實信用方法。尤其在商標之字體大小、位置、顏色及版面配置上，均應避免使原廠品牌商標成為整體廣告或店面最主要、最顯著之視覺焦點，另宜於店面、專櫃、網站及廣告中清楚標示自身營業主體之名稱，並適當揭露其係平行輸入業者，而非原廠、代理商或授權經銷商，以使相關消費者得以正確認識商品及服務之來源，否則恐遭法院認定足以使消費者誤認行為人為原廠、代理商或授權經銷商，而逾越指示性合理使用之範疇。
(三) 從事場地出租之百貨商場業者，應適度審查承租業者之商標使用方式；縱以契約約定由專櫃業者自行負責智慧財產權責任，仍恐難全面排除共同侵權責任之風險：
1. 本件被告維春公司雖主張其僅為商場經營者，且已於設櫃契約約定被告捷鑫公司應保證其販售商品不會侵害他人智慧財產權，惟法院仍認定被告維春公司對專櫃設置及官網廣告具有一定之管理權限，並從專櫃銷售額中抽成而享有經濟利益，因此不能僅憑契約上之責任分配，即完全免除其應負之注意義務。
2. 準此，縱然從事場地出租之百貨商場業者與承租業者於契約中約定由承租業者自行負擔智慧財產權責任，仍難以全面免除百貨商場業者對於承租業者之管理及注意義務，且仍可能因承租業者之侵權行為而負擔共同侵權責任。本文建議百貨商場業者仍應適時審查及管理承租業者之店面裝潢、商標標示及廣告宣傳方式，以降低共同侵權之法律風險。