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發明之必要技術特徵之認定
關於專利說明書及請求項應如何記載，專利法第26條第1及第2項分別訂有其標準：「（第1項）說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。（第2項）申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」。此外，專利法施行細則第18條進一步規定：「獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵」。換言之，說明書之記載必須達到通常知識者「可據以實現」之程度，而請求項之記載則需為說明書所支持，且其中獨立項更應明確記載發明之「必要技術特徵」，始符合專利法令所定之規範。然而，如何判斷請求項是否已明確記載發明之必要技術特徵？是否亦需達到專利法第26條第2項所規定說明書之記載需足令通常知識者據以實現之水準？實務上非無疑義。
目前實務上主要係根據經濟部智慧財產局制訂之發明專利實體審查基準中第2.3.1.1節所提供之以下規定作為判斷之標準。然而，對於解決問題所不可或缺的必要技術特徵之判定，卻又往往因人而異。
「必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。」
近期一件關於訂書機發明專利（公告號：I331096）之行政訴訟案件（下稱「本案」），最高行政法院於115年6月26日作成114年度上字第46號行政判決，闡釋其對於發明之必要技術特徵之判斷方式。
智慧財產及商業法院於一審判決（113年度行專訴字第26號行政判決）中，參照系爭專利說明書指出系爭專利為解決習知訂書機的平針構造操作使用費力及組成構件複雜之問題，故透過傳動件將力轉換至平針組件，有效地以結構精簡且組裝單純的設計，讓訂書機同時具備省力操作及平針裝訂的效果。一審判決進而認為，系爭專利之發明必須依靠傳動件之「頂板」所形成之支點，才可將反作用力經由傳動件之推臂傳遞至滑台之受推部，以解除滑台對活動台下降之卡掣限制，進而達成系爭專利前揭發明目的。基於以上理由，一審判決認定系爭專利請求項未記載「頂板」之必要技術特徵，違反專利法第26條第3項規定，因此維持訴願決定，判決駁回原告之訴。（下圖係引自系爭專利之第六圖，並加註相關元件名稱。）
惟最高行政法院採取不同見解，以114年度上字第46號行政判決廢棄智慧財產及商業法院之一審判決。關於系爭專利發明所欲解決之問題，最高行政法院之認定大抵與一審判決雷同。然而，最高行政法院於判斷發明必要技術特徵時，進一步參照系爭專利說明書之以下內容，指出系爭專利請求項1已界定「該軸件橫向穿設於該壓柄的中段部位；該傳動件係透過該軸件的穿設而結合於該壓柄，該傳動件於兩側向下伸設一對推臂，該對推臂的下端係越過該針匣組件的底側」及「一平針組件，安裝於該基座的前段部位，包括有一滑台、一活動台及一針溝件；該滑台以可前後滑動形態裝配於該基座，並設有一對應於該對推臂的受推部」，故已明確記載發明之必要技術特徵。
「本發明將用以控制驅動平針組件(40)的傳動件(36)安裝結合於壓柄(31)的中段位置，可以在壓柄(31)以後端為軸而向下壓制時，藉由傳動件(36)向下延伸的弧形推臂(361)直接控制驅動平針組件(40)，有效地達到結構簡化及精確操作控制的效果」
二審判決進一步強調，根據系爭專利說明書之以下內容，傳動件之「頂板」係為使傳動件具備隨著推針件在小角度範圍內偏動之功效，而非透過頂板後端靠置於推針件頂面形成支點，因此認定傳動件具有「頂板」僅為系爭專利較佳實施例之一，而非系爭專利請求項1之必要技術特徵。
「該傳動件(36)於該頂板的後端設有一可卡扣於前述推針件(23)頂面所設鉤部(231)的卡制部(363)，藉以讓傳動件(36)具備隨著該推針件(23)在小角度範圍內偏動的功能。」
從二審判決可觀察到，最高行政法院將系爭專利說明書中描述解決問題及達成技術功效之實施例段落中所涵蓋之技術特徵及元件，做為判斷必要技術特徵之依據，明確將必要技術特徵之範圍聚焦於解決問題及達成技術功效之必要元件上。
相對地，根據一審判決內容，可察覺智慧財產及商業法院於認定必要技術特徵之過程中，將系爭專利說明書及圖式揭露之結構及元件協作關係納入考量，因此得出「頂板」亦屬必要技術特徵之結論。按一審判決似主要係基於「無『頂板』就無法完成訂書機平針裝訂動作」之理由而判定「頂板」為必要技術特徵。然而，能否完成裝訂動作，是否已落入專利法第26條第2項關於「說明書之記載已足使通常知識者得據以實現」之範疇？尚值得思考。
本案各審判決顯示出發明必要技術特徵之判斷，會因法院認定解決問題之技術特徵的範圍不同，得出完全不同之判決結果。尤其就此類由數種元件協作達成解決問題之技術功效之專利而言，如何在多個協作之元件中精準地判斷「解決問題之必要技術特徵」之範圍，尚有待訴訟當事人與法院共同努力，累積更多的案例。