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運用申請歷史禁反言及先前技術阻卻主張成功防禦專利權人主張均等侵權的案例
所謂「申請歷史禁反言」，係指專利權人於專利申請或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致專利權範圍限縮而解決了可專利性之缺陷，則不得再藉由均等論而將其專利權範圍擴張回未限縮之範圍。
智慧財產及商業法院115年度民專訴字第7號判決係關於被告運用申請歷史禁反言及先前技術阻卻之主張，成功地使法院依據申請歷史禁反言原則判定原告之均等侵權主張不成立的案件。
一、案情概要
1. 原告主張被告侵害其中華民國第M616734號「捲門移動極限位置的定位裝置」新型專利。
2. 被告主張原告於舉發程序中曾更正請求項1加入「該定位上蓋包含一卡溝，該電子感應器包含一卡板及設於該卡板之一感測元件，該卡板係卡合於該卡溝，以將該電子感應器固定於該定位上蓋」技術特徵，已限縮系爭專利範圍而放棄部分專利權，應有申請歷史禁反言原則之適用，原告不得就已放棄之部分主張均等侵權。
3. 被告另主張其產品利用上下蓋殼體將感應磁極基板設置於連接柱體上嵌設之磁鐵上方，乃先前技術中華民國第M414485號專利與系爭專利申請時通常知識之簡單組合，可證系爭產品之結構為所屬技術領域中通常知識者所習知，適用先前技術阻卻，故不構成均等侵權。
二、法院的判斷
以下僅摘要法院之理由中，與被告之申請歷史禁反言及先前技術阻卻主張有關之部分：
1. 系爭產品之「電子感應器係容設於該模組下蓋之該容置部，並藉由超音波技術熔合模組上蓋與該模組下蓋之接觸介面，使其形成一體化構造，進而將該電子感應器封閉夾置於該模組上蓋與該模組下蓋之間」。
2. 系爭專利請求項1之以下特徵並未文義讀取系爭產品：
「該定位上蓋包含一卡溝，該電子感應器包含一卡板及設於該卡板之一感測元件，該卡板係卡合於該卡溝，以將該電子感應器固定於該定位上蓋。」（以下稱為「特徵E」。）
3. 前述未文義讀取的特徵E，為原告於更正時加入請求項1，故原告已將電子感應器之固定方式限縮為僅透過電子感應器之卡板卡合於定位上蓋之卡溝，以將電子感應器固定於定位上蓋的表面之方式。依申請歷史禁反言原則，不應允許原告藉由均等論而將請求項1特徵E擴大至涵蓋系爭產品「電子感應器係容設於該模組下蓋之該容置部，並藉由超音波技術熔合模組上蓋與該模組下蓋之接觸介面，使其形成一體化構造，進而將該電子感應器封閉夾置於該模組上蓋與該模組下蓋之間」之技術方式。因此不構成均等侵權。
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三、評論
1. 被告並未在此專利侵權訴訟中提出前案證據主張專利無效，究其主因應是原告已在舉發程序中更正系爭專利請求項1限縮範圍，並成功說服智慧財產局系爭專利經限縮的權利範圍具有進步性。
2. 經查：舉發程序中的主要前案證據即為第M414485號專利。被告發現其產品的結構近似於此先前技術第M414485號專利揭露之結構，因此採用先前技術阻卻抗辯，亦即，強調系爭專利經更正以與先前技術區隔，而系爭產品係採用類似先前技術第M414485號專利揭露之結構，故當然不屬於系爭專利權範圍。
3. 被告亦同時主張有申請歷史禁反言原則之適用，促使法院回顧舉發的歷史，確認系爭專利經更正限縮而得以繼續有效的權利範圍，不應再利用均等論擴張回限縮前的範圍，以免與先前技術（第M414485號專利）所涵括的範圍重疊。
四、被告運用先前技術阻卻抗辯及申請歷史禁反言原則，成功地使法院關注系爭產品與系爭專利之差異，作出系爭產品不構成文義與均等侵權的結論；法院在不侵權的論理上，亦相當完整。