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專利審查過程中為克服進步性核駁而進行補充實驗,亦屬對專利內容之實質貢獻
當專利權歸屬發生爭議時,各爭議方對於申請專利之發明是否具備「實質貢獻」,乃法院判斷之關鍵依據。最高法院104年度台上字第2077號民事裁定曾對何謂「實質貢獻」有明白闡述:「…發明人必須以明確清楚且令人信服的證據,證明其對於申請專利範圍的概念,有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術,而未對專利申請之整體組合有具體想法,或僅係將發明者之想法落實之通常技術者,甚至在發明過程中,僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作,並不構成發明創造具體內容的人,均非得認為發明人或係共同發明人」,可資參照。
惟專利申請過程中,專利申請人為克服經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)關於發明功效或進步性之質疑,而補行相關實驗,並於呈送實驗數據後獲准專利;此時,縱使其申請專利之發明的最原始構想並非全由該專利申請人所貢獻,能否即承認其因補充實驗而對申請專利之範圍亦有部分實質貢獻,非無疑義。近期智慧財產及商業法院(以下簡稱「智財法院」)於2026年4月22日114年民專訴字第36號民事判決中,即對此問題有所闡釋,值得留意。
原告主張其於2021年間獨立研發一款以台灣原生之馬告胡椒為成分之抗過敏產品(下稱「系爭產品」),因被告公司當時有尋找止癢原料之需求,透過訴外人徵詢原告,原告便將系爭產品之樣品、主要成分及比例等資料提供予訴外人,並由訴外人轉交給被告公司。被告公司隨後更改系爭產品名稱,並在未經原告同意或授權下,以改名後之系爭產品向智慧局提出專利申請並獲准專利(下稱「系爭專利」)。
原告發現後,因認其提供予被告公司之系爭產品的成分配方、核心技術與研發流程,與系爭專利之專利權範圍之組成物成分、萃取量均相同,兩者間僅名稱不同,故就系爭專利應具有單獨實質貢獻,而為系爭專利之專利申請權人,遂向智財法院提起確認之訴,先位主張專利申請權應歸其單獨所有,備位主張應為兩造共有。
智財法院於前揭114年民專訴字第36號民事判決中,首先闡釋專利申請權之判斷係以發明人或創作人對申請專利範圍所記載之技術特徵是否具有實質貢獻而定;經逐一比對系爭產品與系爭專利之成分,得出兩者之核心成分均具有馬告(即山雞椒)、丁香、檀香及薄荷(系爭專利以同屬不同種之竹葉花椒及辣薄荷,分別替代系爭產品之花椒及薄荷),而比例範圍雖非完全相同但仍於系爭專利所界定之比例範圍內,因而認定原告確實對於系爭專利實質上具有貢獻。
然而,智財法院亦指出,系爭專利於初審階段時曾因缺乏功效試驗等數據而遭智慧局核以欠缺進步性駁回,被告公司嗣後於申請再審查時提出「人體功效評估試驗報告書」(下稱「SGS實驗報告」),補強初次申請時欠缺之進步性要件,最終取得專利核准。智財法院認為,前開SGS實驗報告屬人體試驗,涉及試驗設計、實驗流程及功效評估等實質構思,非單純之行政或輔助工作,對系爭專利構成不可或缺之部分,而原告主張被告公司僅係依原告所提供之資料委託他公司進行實驗報告,屬對已完成之發明所產生之貢獻,非實質貢獻云云,應不足採。
最終,智財法院以原告對系爭專利之主要成分、部分比例之技術具有部分實質貢獻,而為系爭專利之共同發明人,惟對於申請系爭專利須具備之人體功效測試資料並無實質貢獻,故判決認定系爭專利之專利申請權應為兩造所共有。
綜上,智財法院認為:最先構思者固然具有實質貢獻,惟若發明之完整性尚有賴他方補充試驗或關鍵佐證,則兩者應共同具有專利申請權。