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擬制喪失新穎性之「直接置換」與進步性判斷之區別—評最高行政法院114年度上字第577號判決
專利法第23條規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」一般稱為「擬制喪失新穎性」之規定。而所謂發明須具備「新穎性」之規定，則見於專利法第22條第1項：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」一般而言，「擬制喪失新穎性」是指不同申請人先後以「實質相同」之發明申請專利時，後申請者違反專利法23條之規定而不應允許，乍看之下，似與判斷「新穎性」時係考量先前技術與欲申請之發明是否實質相同之判斷標準相同，然而，專利實體審查基準2.6.4節卻指出：「擬制喪失新穎性所稱之『內容相同』，其判斷基準除準用本章2.4『新穎性之判斷基準』之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。」亦即，「依通常知識即能直接置換」為造成「擬制喪失新穎性」之原因，卻並不構成「喪失新穎性」的原因。換言之，我國專利實務在「擬制喪失新穎性」係採用「擴大新穎性」之認定方式。
然而，此種「依通常知識即能直接置換」之判斷標準，在實際案件攻防上往往容易與「進步性」之判斷標準混為一談，難以區分。針對兩者之界線與適用，最高行政法院114年度上字第577號判決肯認目前專利審查基準關於「擬制喪失新穎性」之判斷標準，並提供相關的闡釋。
本件專利舉發行政訴訟之爭議專利為一種「菌菇培植包的封蓋」，原審法院透過舉發人所提證據2（即先申請案）之技術內容，認定爭議專利請求項1之特徵A（透孔孔緣位置調整與底壁相接）及請求項7之特徵B（以膠合取代蓋合或扣合）皆屬依通常知識之「直接置換」，進而認定請求項1及7擬制喪失新穎性。專利權人於上訴時主張，原判決認定特徵屬「依通常知識能直接置換」之論點，實係將專利審查基準第3.4.1.2節關於「進步性」之判斷原則，錯誤適用於擬制喪失新穎性之判斷，因此指摘原判決有適用法規不當之違法。
針對此爭點，最高行政法院釐清了擬制喪失新穎性與進步性中關於「直接置換」概念之本質差異。法院引用專利審查基準之內容，針對存在「細微差異」之二發明，指出：依據爭議專利核准審定時專利審查基準關於擬制喪失新穎性之規定，判斷「內容相同」的標準，除準用「新穎性之判斷基準」，尚包含：「差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵」。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該2項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。
法院進一步區分：
1. 擬制喪失新穎性之「直接置換」： 係判斷置換前後之「技術特徵本身」是否具有相同功能（僅得依據單一引證文件參酌申請時之通常知識予以置換），而「非考量」置換後整體技術手段是否產生相同功能。亦即，無須考量經置換後整體技術手段之功效異同。
2. 進步性之「輕易完成」： 係以置換技術特徵前後之「整體技術手段」是否產生相同功效為判斷要件，且得組合多個引證文件予以置換。
基於上述兩者在概念與程度上之差異，最高行政法院認定：先申請案已記載透氣墊蓋設於該套蓋內側的接合功能，而系爭專利所使用膠合方式具有接合功能乃該技術領域之通常知識，系爭專利僅係將接合方式置換為膠合方式，應屬該技術領域具通常知識者依通常知識即能直接置換；且系爭專利請求項並未進一步界定透氣片之使用面積、所欲解決之問題亦非降低構件成本，故不影響系爭專利擬制喪失新穎性之結果。
此外，關於「所屬技術領域中具有通常知識者」（PHOSITA）之定義與建構，最高行政法院重申：PHOSITA乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力與主觀創作能力如何，必須「藉由外部證據資料將其能力具體化」。在專利訴訟實務中，爭議專利所歸類之技術分類、以及該類技術於申請當時所呈現之技術水準，均足作為具體化此虛擬角色能力之參考資料。當此角色之技術能力經由兩造攻防漸次浮現時，即應透過論理法則與經驗法則，在不違反自然法則之前提下加以客觀檢視。
依據前述判決意旨，在申請專利過程中，面對一專利請求項相較於先申請之發明是否擬制喪失新穎性之挑戰時，若爭議點在於某一細部技術特徵是否屬「直接置換」，專利從業人員應認真考量該特徵置換前後於「特徵本身」是否轉換為不同功能，而非逕以「整體技術手段之功效」或進步性之答辯邏輯來應對。若該細部特徵於置換前後之功能完全相同，宜考量於請求項中加入其他技術特徵以進一步與先申請案之揭露有所區別。