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以近期實務判決探詢侵害專利權警告函之認定
有關侵害專利權警告函之認定，近期智慧財產及商業法院（以下簡稱「智財法院」）2025年11月28日113年度民公訴字第7號民事判決針對寄發特定函文是否屬於公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則（下稱「處理原則」）適用之範圍有所闡明，頗值探討。
本案中，原告為從事晶圓、功率元件及控制模組之製造商與經銷商，甲公司則將其設計製造之晶片出售予原告，再由原告使用其所生產之MOSFET組件成品後，出售予乙公司、丙公司，再由乙公司及丙公司將MOSFET組件委託代工廠組裝至終端產品後銷往各地。
被告於2022年初於市場上發現疑似侵害其美國專利之產品，經調查後，遂分別於當年度寄發警告函予相關公司並提出如下主張：
1. 2022年5月23日：被告寄發第1次警告函予甲公司及乙公司，聲稱乙公司之產品侵害被告所有之美國第409號專利（下稱「系爭美國409專利」）。
2. 2022年9月14日：被告寄發第2次警告函予乙公司及其美國子公司、丙公司，聲稱該等公司之特定產品組件（下稱「系爭組件」）有實施被告所有之美國第634號專利（下稱「系爭美國634專利」），並檢附兩者之比較例示分析，另建議各該公司通知系爭組件之製造商及供應商。
3. 2022年10月31日：被告寄發第3次警告函予乙公司及其美國子公司，內容承第2次警告函說明，再次詢問乙公司及其美國子公司案件之後續進度。
對此，原告作為系爭組件之製造及銷售商，主張被告寄發前開3次警告函均未踐行處理原則之規範，即未先行通知原告而逕行寄發警告函予不具製造商、進口商或代理商身分之乙公司及其美國子公司、丙公司，已違反公平交易法（下稱「公平法」）第24條及第25條規定，且致原告受有損害，向被告請求損害賠償。
智財法院則逐一針對歷次警告函以如下理由駁回原告之訴：
1. 第1次警告函：智財法院指出，被告當時認定侵害之產品應為晶片之設計，而非模組，故第1次警告函之內容已明確記載可能之侵權人為甲公司及乙公司，並不包含原告，因此第1次警告函未寄發予原告乃屬當然，自無原告所聲稱被告違反處理原則或致其商譽受損之情事。
2. 第2次警告函：智財法院澄清，第2次警告函內容係說明乙公司及其美國子公司之產品有實施系爭美國634專利，並隨函檢附美國634專利之內容、系爭組件與美國634專利之比較例示分析，並建議乙公司及其美國子公司對此進行釐清。智財法院強調，被告並未於第2次警告函中主張乙公司及其美國子公司有侵害系爭美國634專利之情事，亦未禁止乙公司及其美國子公司為任何行為或指出違反之法律效果，因此認定該第2次警告函性質上僅屬通知，而非屬處理原則第一點及第二點定義之警告函，自無處理原則之適用。
3. 第3次警告函：依第3次警告函之內容，智財法院認定本次警告函僅再次重申第2次警告函之立場，並未提出額外主張，故認性質上應與第2次警告函相同，自無處理原則之適用。
然而，基於同一事實背景，由甲公司對本件被告提起民事訴訟之智財法院2025年12月26日112年度民公訴字第1號民事判決卻採截然不同之見解，該判決並未認定被告寄發第2次及第3次警告函之行為不符合處理原則所定義之發警告函行為，而係認定兩次警告函之寄發均受處理原則之規範，並進行進一步審查。該判決更指出，被告警告函（作者註：即第2次及第3次警告函）內已檢附系爭美國634專利公告、侵權比對分析，並敘明申請專利內容、範圍及侵權產品、侵害事實、侵權比對等，可徵被告所為足以使甲公司終端品牌廠商知悉系爭美國634專利可能受有侵害之事實等語。
然於本案中法院卻以第2次警告函及第3次警告函內容並未指涉專利侵害情事，亦未禁止發函對象為特定行為或指出違法效果，因而認定被告寄發第2次及第3次警告函之行為並不符合處理原則所定義之事業發警告函行為，兩案相同原因事實之判決卻產生截然不同之認定，而此等是否因此影響市場競爭秩序，頗值後續觀察。