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源自英文發音暗示性商標之商標近似判斷
商標保護制度之核心在於保障商標權人權益及消費者利益，並維護市場公平競爭秩序，隨著全球化競爭加劇，以及各種商業行為的推陳出新，商標之保護已成為智慧財產權保護不可或缺之一環。近期智慧財產及商業法院（下稱「智財法院」）113年度行商訴字第36號行政判決針對英文發音暗示性商標是否相同或近似以致消費者產生混淆誤認之虞及申請案之適法性作出判斷，值得留意。
「百靈」為德商百靈有限公司在台灣註冊在案之商標（下稱「據爭商標」），並指定使用於經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）所公告之商品及服務分類第35類之廣告相關服務，德商百靈有限公司以販售如電動刮鬍刀、除毛刀及耳溫槍及等家用電器產品聞名。「百靈果」則為知名之自媒體平台，由兩位主持人凱莉及Ken共同主持，語言多以中英對話方式進行，並經常分享時事、討論國際新聞以及探討社會議題。「百靈果」一詞多使用於「百靈果News」及「百靈果Book Club」等處。
為求對「百靈果」商標之保護，原告綠洲道德股份有限公司（作者註：判決中並未說明原告與百靈果相關節目之關係，推測可能為其投資人或製作公司）前向智慧局提出以「百靈果」為商標申請註冊（下稱「系爭商標」），並指定使用於智慧局所公告之商品及服務分類第35類之廣告相關服務。惟經智慧局審查後認系爭商標構成商標法第30條第1項第10款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」而駁回原告申請，原告不服提出訴願並遭駁回，後原告再向智財法院提起行政訴訟。智財法院基於以下理由維持智慧局之決定而駁回原告之訴：
1. 系爭商標「百靈果」與據爭商標「百靈」構成近似，且近似程度高：
智財法院揭示就商標是否近似及其近似程度之判斷，應以商標整體圖樣為觀察，而在整體觀察原則上，尚有主要部分觀察，且兩者概念並非對立，而為相輔相成之關係。經審酌系爭商標「百靈果」，智財法院認為系爭商標之主要識別部分為「百靈」二字，此即與據爭商標文字「百靈」之主要識別部分之外觀、讀音及觀念均相同，雖原告主張系爭商標之發想係來源於英文發音「Bilingual」之暗示性商標，故系爭商標之整體表達應為「百靈果」而非「百靈」二字。然智財法院認為如未經說明，一般消費者實難單從「百靈果」直接聯想到英文發音「Bilingual」，進而認為系爭商標及據爭商標有顯著差異。因此，智財法院認為系爭商標及據爭商標之主要識別部分高度相同，恐有導致相關消費者混淆誤認之虞。
2. 系爭商標「百靈果」與據爭商標「百靈」所指定之服務高度類似：
原告主張據爭商標實際使用之服務多透過實體通路或傳統媒體進行推廣，且著重於產品功能之說明，與系爭商標實際使用之服務在於新媒體廣告服務有所區別，故兩商標所指定之商品及服務應有不同。智財法院對此則釐清商標之服務類似與否之認定，應以兩商標申請註冊所指定之產品及服務為基礎判斷，而非以實際上使用之服務為據。有鑑於系爭商標與據爭商標申請指定之產品及服務均為第35類，智財法院認兩者所指定之服務高度類似，故原告之主張應不可採。
3. 相關消費者對二商標熟悉程度：
智財法院首先指出德商百靈有限公司早在2002年即取得據爭商標之商標權，且德商百靈有限公司所販售之家電產品為日常家居常見之商品，應為相關消費者所熟知，故肯認據爭商標「百靈」對相關消費者而言屬德商百靈有限公司所有之商標，應屬無疑；雖原告主張系爭商標經其使用於Podcast、YouTube等頻道，且依其自行委託他人進行之網路問卷調查結果，足以顯示相關消費者應已清楚認識系爭商標「百靈果」係由原告作為商標使用，而不致有混淆誤認之虞，然智財法院認原告所提之證據不足以支持其主張，尚無法證明兩商標對相關消費者而言不會導致混淆誤認之虞，故認為原告之主張不可採。
本件涉及以英文諧音之暗示性商標具有識別部分應如何決定之判斷，權利人在設計及申請暗示性商標時，除考量諧音賦予消費者新奇獨特、一語雙關外，亦應一併考量台灣消費者對於諧音之中文字的主要部份之識別程度，特別是諧音之中文字涉有既存商標時，將可能影響該商標是否與既存商標構成近似而不應准予之判斷。