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近期法院案例-- 申請歷史檔案中的限縮解釋未必限縮申請專利範圍
於專利侵權訴訟中，經常同時涉及專利侵權判斷與專利有效性判斷，此時，對於申請專利範圍中的技術特徵的意義，於判定侵權與否與專利有效與否時，必須有一致的解讀。專利權人為了兼顧足夠大的專利權範圍以主張對造侵權、足夠小的專利權範圍以與先前技術有別，必須恰如其份地運用申請專利範圍解釋與核准後更正申請專利範圍這兩個操作工具。關於「申請專利範圍解釋」，一般雖然認為「申請歷史檔案」（包括專利申請人於專利申請到核准的過程中所為的申復、修正，以及舉發過程中所為之答辯、更正等內容）與專利說明書同屬「內部證據（intrinsic evidence）」，可以作為申請專利範圍解釋的重要依據，但是，並非所有專利權人於申請專利或舉發的過程中所為的有關限縮解釋申請專利範圍的陳述，都必然於侵權訴訟中被採認而將其專利權範圍解釋地較為限縮。智慧財產及商業法院109年民專上字第39號（下稱：「本案」）即為一例。
本案係關於鎖具的專利侵權訴訟。法院依據兩造要求，針對申請專利範圍中的二個特徵（(1)「凹腔」；(2)「閉鎖元件」與「填補凹腔剩餘未被閉鎖元件佔用之空間」）進行解釋。
關於特徵(1)「凹腔」，專利權人欲利用專利的發明名稱「梯形安全插槽的安全鎖」，以及申請專利過程中遞交給智慧財產局的「申復書」中的陳述，將凹腔之形狀解釋為「梯形」。法院於解釋申請專利範圍時，先是開宗明義指出：「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。」針對專利權人的限縮性解釋及理由，法院意見為：「系爭專利請求項1對於『凹腔』僅記載『該前端區配置有一可插入之凹腔，…該凹腔設有一開口，…該凹腔之內部較該凹腔之該開口大』並未限定該凹腔僅限於『梯形』。」法院應是認為原申請專利範圍之文字已足夠清楚，而無須再增加「梯形」作為對凹腔形狀之限制。法院又參酌系爭專利說明書，認定系爭專利並無一定要將凹腔限制為梯形之意圖，因其尚有其他形狀之示例。至於專利權人所提到其於專利審查過程中曾於「申復說明書」所作的「該凹腔之內部較該凹腔之開口大（即梯形）」之陳述，法院對此認為：專利權人僅作陳述但未提出修正，且智慧局審查時並未涉及申請專利範圍解釋之爭點、智慧局核准系爭專利之理由亦不含將凹腔解釋為「梯形凹腔」；綜合各種情況，且既然請求項、說明書已記載明確，自不應僅以專利權人於申復書之記載而限縮「凹腔」之文義範圍。
關於特徵(2)「閉鎖元件」與「填補凹腔剩餘未被閉鎖元件佔用之空間」，專利權人強調其曾於申復說明書記載「本案之閉鎖元件（60）與滑動鎖銷（70）於鎖固狀態時，係填滿整個凹腔」，因此所謂「填補」係指「完全填滿」凹腔中之剩餘空間。法院就此仍然堅守專利說明書揭露予大眾之內容，認為從其技術揭露來看，閉鎖元件僅需「大體上填補凹腔」使閉鎖元件無法脫離凹腔的開口即可，不需要完全填滿凹腔中之剩餘空間。法院並再次強調：專利權人雖於申復書上有填滿凹腔之記載，但當時並未提出申請專利範圍修正，且智慧局審查意見亦未涉及申請專利範圍解釋之爭點，既然請求項、說明書已記載明確，自不應以申復書之記載而限縮申請專利範圍。
由本案可知，申請專利範圍的文字本身的描述如果已經清楚明確、專利說明書對申請專利範圍中的某特徵亦無特別限縮解釋的說明，若僅依賴申請歷史檔案（如申復書、舉發答辯書）中的專利權人的片段陳述，並不容易使法院採信並達成限縮解讀其申請專利範圍之目的，除非有明確證據顯示智慧財產局在審查與核准專利的過程中是因為採認專利權人的限縮解釋而認可專利之有效性。因此，站在專利權人一方來看，於必須限縮申請專利範圍方能與先前技術區隔之情形，如果可以修正或更正，最好的方式還是進行修正或更正以限縮申請專利範圍，而不要僅於申復或答辯時提出限縮性的解釋。