首頁 >> 新知 >> Newsletter

Newsletter

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

智慧財產及商業法院對設計專利貢獻度之態度



智慧財產及商業法院(下稱「智商法院」)過去審理的設計專利侵權案件中,雖不乏有被告主張應審酌貢獻度者,然智商法院認定成立侵權並實際就貢獻度進行判斷的案件並不多,茲簡要引述如下。

 

一、因被告無法舉證,故仍以系爭產品整體銷售利益作為損害賠償額,或認定貢獻度為100%

 

智商法院在102125101年度民專訴字第34號判決指出「被告雖辯稱:所謂『依侵害人因侵害行為所得之利益』,尚須討論侵害專利行為實際上對於侵害人銷售侵權產品利潤的貢獻度如何,依波仕特線上市調所示,影響消費者選購機車之最主要因素,『造型』僅占9.8%,故被告侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云,惟上開線上市調公信力及可信性如何,被告並未證明;又上開市調係針對『機車』產品,而非系爭產品所屬之『電動自行車』;再者,縱認僅9.8%之消費者以『造型』為影響選購機車之最主要因素,但上開市調未揭露多少消費者以之為次要或再次要之因素,是並未能全面顯示『造型』影響消費者選購機車之真正比重為何,是被告認其侵害系爭專利與系爭產品之銷售利潤間並無直接因果關係云云,尚難遽採」,並以系爭電動自行車產品之平均單價(即銷售額)為基礎,以毛利計算被告因侵權行為所得之利益,並未採納被告關於貢獻度之抗辯。

 

另智商法院1081224108年度民專訴字第2號判決中,原告主張被告產銷的車燈產品侵害其2個新型專利(系爭專利12)及1個設計專利(系爭專利3)。智商法院認定系爭專利1無效,但系爭產品有侵害系爭專利23。針對系爭專利3之貢獻度,法院指出「依專利法第97條第1項第2款『依侵害人因侵害行為所得之利益』之規定,若被告欲為主張有利之計算方式,應為舉證,易言之,被告若欲主張系爭產品之銷售利益中,由系爭專利所貢獻者,僅為其中一部分,應計算銷售中對系爭專利具有因果關係之比例,負舉證之責,惟被告迄今並未舉證以實其說」,亦持「應由被告就貢獻度之適用與否及其比例負舉證責任」之立場。

 

值得一提者,於上開判決中,智商法院最後認定系爭專利3對系爭產品之劑數貢獻度為百分之百,除被告未盡舉證責任外,其關鍵尚在於系爭專利之設計為系爭產品之整體所不可或缺、不可分離者;其判決理由謂:「系爭產品車燈所呈現之視覺訴求與系爭專利3近似,此視覺訴求本為整個車燈所得,且銷售時亦以整個車燈為單位進行銷售,無從加以細分為更小的單位,故應以系爭產品之整體價格為計算損害賠償之基礎,即從設計專利技術內容而言,系爭專利3對系爭產品之技術貢獻度為百分之百」、「由技術上的實質判斷,系爭產品已落入系爭專利2之專利權範圍,且於外觀設計上,亦與系爭專利3之專利權範圍構成近似,其以系爭專利23生產之商品進入市場,該商品於交易過程中,除具有技術質量,亦包含其整體不可或缺、不可分離之外觀設計部分,故系爭專利23之貢獻度均為百分之百」。智商法院於判決中進一步指出:「本案之態樣不同於具多項專利之複合產品,因此不存在『將侵害人利益說套用於具多項專利之複合產品上,而每一專利僅為該複合產品之局部而已,故易導致不合理的過度賠償』(因該複合產品常會包含許多零組件,亦涉及非常多相關專利,理論上每個專利對於該複合產品價值或整體利潤應僅有小部分的貢獻,若皆以『整個產品的利潤』作為其中某個專利之損害賠償,該損賠金額將遠超過產品本身價值)之情事」。

 

二、法院依職權自行判斷貢獻度

 

智商法院1061229106年度民專訴字第12號民事判決審酌包裝容器對於化粧品產品整體售價之貢獻比例。該案原告提出三種貢獻度計算方式,分別是主張產品無包裝便無法販賣,故包裝容器貢獻度為100%,另以被告類似產品與原告產品之間價差當成包裝之貢獻,而認定貢獻度為41%,抑或以原告瓶器成本占總成本之比例43%為貢獻度,然均為智商法院否定。法院參酌被告提出的銘傳大學企管系師生合撰之《購買動機與消費價值對化粧品採購決策影響之研究》,認定化粧品強調活化肌膚底層與表皮、重建真皮組彈性、增加肌膚保水度與緊實感、緊緻肌膚、改善肌膚暗沈、使肌膚透亮等功用,係消費者購買之主要考量因素之一。又參酌經國學院流行設計系師生合撰之《開架式化粧品包裝意象對消費者行為影響之研究》,認為系爭產品之包裝容器雖與其產品宣示之功用並無關連,但化粧品之包裝對消費者購買產品具有影響力。因此,「系爭產品之包裝容器不僅提供化粧品盛裝使用,其較使用未施以特殊設計之包裝容器,更能提昇系爭產品整體之視覺美感,增進其質感,並能刺激消費者購買意願,應認其在系爭產品之售價上有貢獻度。綜上,本院審酌系爭產品之功能是在美膚保養,附件所示之包裝容器雖與系爭產品之功用無關,惟其所產生之視覺性,吸引消費者注意並產生對系爭產品之需求感,認其對系爭產品有達致30%之貢獻度,是每瓶系爭產品之包裝容器對所得利益之貢獻度為765.9元。」惟查,智商法院並未詳述如何獲致貢獻度比例為30%之結論。

 

另外,甫在110812日作成的智商法院109年度民專訴字第61號判決,法院在確認系爭產品屬涉及多項專利之複合型產品後,亦自行判斷貢獻度:「被告又抗辯系爭專利對於系爭產品之貢獻度僅有百分之2.4至百分之4之間等語,查系爭專利為『紫外線燈底座』,而系爭產品則為二端各具有系爭專利,原告亦自承其在市場上所販售均為系爭專利加上紫外線燈管之產品,沒有單獨販售系爭專利即底座之部分(本院卷第463頁),顯見系爭產品為複合型之產品。複合型產品本身包含許多零組件,亦有可能涉及數個專利,理論上每個專利對於該複合型產品價值或整體利潤應僅有部分之貢獻度,倘皆以整個產品之利潤作為其中某個專利之損害賠償計算,則該損害賠償計算之金額將遠遠高於系爭產品本身之價值。原告雖主張系爭專利之價值在估算損害賠償時佔有系爭產品之價值全部乙節,然系爭產品為紫外線燈具,其主要之作用為消毒,故燈管方為系爭產品主要功能之部分,系爭專利或因底座之設計受到客戶之喜愛,或有影響消費者使用習慣,本院審酌系爭產品之功能重在消毒,系爭專利即底座雖與系爭產品之功能無關,惟其主要由一長直圓管上由一較小直徑圓柱銜接一稍大之圓盤,其間設有一環槽,再銜接一段由四個小圓柱整合之四柱彎弧體之設計,確有吸引消費者並產生對系爭產品之需求感,認其對系爭產品有達致百分之30之貢獻度,是以系爭專利對系爭產品所得利益之貢獻度為○○○○元(計算式:○○○○○  ○○○○○○○○○,元以下四捨五入),故原告可向被告  允浩公司請求損害賠償數額為○○○○元,堪可認定。」

 

綜上可見,針對設計專利侵權案件,智商法院多認為原則上應由被告就是否應適用貢獻度之概念及如何認定,負舉證責任;且依據個案情狀,法院亦可能基於職權自行認定貢獻度。此外,觀察前述判決,法院對於貢獻度之認定係取決於系爭專利與產品之間的關係,倘若系爭專利屬於產品整體不可或缺、不可分離之外觀設計,即可能認定貢獻率為100%,而以產品完整利益計算損害賠償責任。

 

回上一頁