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設計專利審查基準之修正:放寬揭露要件及分割申請之規定



經濟部於民國109年9月29日發布專利審查基準第三篇設計專利實體審查部分章節之修正,修正後之版本自民國109年11月1日生效。

此次修正主要包含下列五方面:「放寬說明書及圖式之揭露要件」、「明確建築物及室內設計為設計專利之保護標的」、「放寬設計專利有關分割申請之規定」、「修正圖像設計之規定」及「其他」。

本篇特別針對上開「說明書及圖式之揭露要件」及「設計專利分割申請」之修正提供說明,並比較修正前後之規定:

  1.     放寬說明書及圖式之揭露要件

現行的專利法施行細則第五十三條第一項及第二項規定:「設計之圖式,應備具足夠之視圖,以充分揭露所主張設計之外觀;設計為立體者,應包含立體圖;設計為連續平面者,應包含單元圖。前項所稱之視圖,得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。」

修正前的設計專利審查基準第3-1-9頁規定,「所稱足夠之視圖,係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的各個視面,以構成申請專利之設計的整體外觀」;因此,除非是因為各視圖間有相同或對稱的事由或是申請專利之設計的部分視面為普通消費者於選購時或使用時不會注意或其為全然平面而不具設計特徵者,又或是某些物品之厚度極薄,該極薄之視面通常為普通消費者選購或使用時不會注意,或其為簡單截面而不具設計特徵者,該視面之視圖才得省略之。否則會被認為是圖式揭露不足。

智慧財產局此次修正採用部分設計的概念來放寬此原則,原則上將未揭露之視圖視為「不主張設計之部分」,而所主張之設計為部分設計。因此,對於申請人較為有利。惟如果是因為各視圖間有相同或對稱的事由,或是某些物品之厚度極薄而省略其視圖,上述事由仍應於設計說明中敘述。

仍需注意的是,即使視為部分設計,圖式中所呈現之視圖應能充分揭露所「主張設計之部分」的所有內容,如果圖式所包含之視圖並不足以充分揭露「主張設計之部分」的外觀,或無法明確界定其所主張的範圍者,該設計所屬技藝領域中具通常知識者仍無法僅由該等有限之視圖瞭解申請專利之設計的具體內容並可據以實現,此時將判斷為不符「可據以實現」要件。

  1.     放寬設計專利有關分割申請之規定

根據修正前的設計專利審查基準規定,若申請時僅揭露一個外觀應用在一個物品,並無其他參考圖或使用狀態圖時,其因無明確揭露出實質上為二個以上設計,無法就「不主張設計之部分」的揭露內容,另案分割。

為使分割與修正及改請的要件「是否超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍」一致,此次基準將上述規定修正為:若分割前原申請案之說明書或圖式所揭露之內容實質上得為二個以上設計時,雖已符合一設計一申請,申請人得將申請時在說明書或圖式有揭露之設計,例如圖式之「參考圖」所明確揭露之另一設計,或者圖式所明確揭露之其一組件或不同範圍之主張內容,就其中一個或多個設計分割,而為另一件或多件申請案。

依新規定,申請人可以將原申請案圖式中的部分實線改成虛線,或將部分虛線改成實線,在原申請案仍在審查期間申請分割案,對於申請人較為有利。惟分割案仍須符合「不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍」之標準。

由上述說明可知此次基準的修正將提供申請人更為彈性的申請策略,使申請人的產品外觀設計得以獲得更周全的保護。
 

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