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智慧財產法院就有無動機結合「複數引證」之判斷
專利舉發爭議中，發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有「動機」結合複數引證，向來是專利權人與舉發人爭執系爭專利有無「進步性」之攻防要地，智慧財產局亦於專利審查基準中明定判斷原則；惟觀察近年幾次審查基準的修正，似可窺見智慧財產局在判斷「動機」的基準上有些許調整。2013年版專利審查基準規定：「是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議。」，至2017年7月版之專利審查基準則修正為：「是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性」，其修正理由係為避免參酌系爭專利內容而產生後見之明之弊，此次修正內容並沿用至今。於智慧財產法院2020年7月8日所作成之109年行專訴第3號判決，即採前述修正後之標準（即現行基準所定規範），探討複數引證間之關聯性及共通性。
本件原告（專利權人）主張，舉發人所提之複數引證，其所欲解決之技術問題與所欲達成之功效，與系爭專利請求項之技術特徵「格線槽」所欲解決的技術問題與達成的功效並不相同，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無動機結合複數引證，亦無法據以完成系爭專利之發明云者等。惟法院並未採納原告主張，於其判決中指出：「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性」，並引用2017年版（7月）專利審查基準，說明結合動機之判斷包括得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，且指出一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容，惟特殊情況下仍得以僅基於一個有力事項，認定其有動機能結合複數引證之技術內容等語。法院最後以「證據2、3、6至8為劃線刀輪相關技術領域，均具有劃線或切割的作用、功能之共通性，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，於面臨劃線不良問題時，自具有合理動機參酌證據2、3、6、7之先前技術內容，依其所揭露者之教示或建議予以應用或組合」為由，認定系爭專利不具進步性。