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專利權歸屬約定之契約解釋



專利法基於契約自治之精神,就受雇人職務上之發明或出資聘人之發明,依專利法第7條之規定,可由當事人自行約定專利權之歸屬,然而,如果雙方專利權歸屬之約定未盡清楚或前後有所矛盾,則對於專利權應如何歸屬即會衍生重大爭議,如最高法院109年度台上字第8號與第9號民事判決之認定,即與智慧財產法院106年度民專上字第9號存有歧異。
 
智慧財產法院於該案中認定,該案之原告公司與被告曾簽訂JV契約,約定由被告提供技術、原告公司提供技術以外資源,合作生產及銷售鑽石產品。雙方嗣後又簽訂工作及聘任合約,被告擔任原告公司鑽石科技中心總經理。嗣原告公司出資委託某大學進行研究案,由被告為原告公司之代表,與該大學簽訂產學合作契約,開發鑽石工具新技術,並約定產學合作契約所生之智慧財產權與專利,均歸屬原告公司所有,專利權得由雙方主持人或共同主持人共同具名申請。智慧財產法院於比對相對技術文件、成果報告後,認定系爭專利應均屬上開產學合作契約所生之專利,依上開產學合作契約之約定,應歸屬於原告公司所有,被告並非真正權利人,而被告以自己之名義或與某大學計畫主持人共同申請系爭專利,係侵害原告公司之專利申請權與專利權,原告公司得依侵權行為、契約、不當得利等相關規定,請求移轉系爭專利。
 
然而,最高法院指出,原告公司與被告所簽訂之JV契約中約定「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為被告名義,原告擁有優先使用權」、「若原告公司使用上述智慧財產權於產品或技術發展時,則原告公司擁有該等智慧財產權2/3之權利利益及價值…」、「若雙方同意出讓與對外授權使用原告公司之智慧財產權,對方所付之對價,扣除必要成本後,其2/3歸屬原告公司所有,1/3則歸屬被告」,換言之,最高法院認為,系爭專利是否無從適用原告公司與被告所簽訂之JV契約?如得適用,系爭專利依約是否不能認為亦得由原告公司、該大學計畫之主持人共同具名申請?倘系爭專利權以被告為登記名義人,實則原告公司、被告按2/31/3之比例擁有,則被告以自己名義或與該大學計畫之主持人共同具名申請系爭專利,登記為系爭專利權人,是否可認與約定有違?能否謂侵害原告公司擁有之系爭專利權?被告有無違反其與原告公司間之委任契約約定?其登記為系爭專利權人,係無法律上原因而受有利益?凡此均尚滋疑義,自應釐清。
 
由本件中可知,如果雙方專利權歸屬之約定未盡清楚或前後有所矛盾,則對於專利權應如何歸屬即會衍生重大爭議,尤其在有多份契約簽訂時,更可能有解釋上矛盾之處,因此,在約定專利權歸屬時即應特別留意並於契約文件中予以釐清。
 
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