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智慧財產局增訂新型專利技術報告審查基準



「申請專利之新型經公告後,任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告」,「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告」,「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限」,現行專利法第115條第1項、第116條及第117條,就「新型專利技術報告」(下簡稱「技術報告」)之申請及法律效果定有明文。惟關於技術報告之申請、內容、作成流程等細節,現行專利審查基準卻幾無著墨。為使技術報告之申請人瞭解其相關規範,並確保審查人員實務作業之一致性,智慧財產局乃於109731日發布新型專利審查基準修正,增訂技術報告之相關規範,並自同年81日起生效。

 

新修正之審查基準對於技術報告之內容及作成流程,有以下兩項重要變革:

 

一、    如系爭新型專利同時有更正案繫屬,將俟更正案審定後,以更正後之申請專利範圍為準:

 

技術報告之比對對象為該新型專利公告有效之申請專利範圍,固無疑問。但若同時有更正申請案正在審查中,智慧財產局究應以更正前或更正後之申請專利範圍為準,即有疑義。依現行實務,基於技術報告應迅速作成之前提,智慧財產局仍會以「更正前」之申請專利範圍為據;除非專利權人於提出技術報告申請後曾敘明以「更正後」之公告本為準,則審查人員始會待更正案之處分結果出爐後再行比對。

 

此次修正之審查基準中,對於「有更正案繫屬」之情況,採取與目前實務相反之作法,亦即原則上將俟更正案審定後,以審定之結果作為技術報告之對象。惟仍保留若干例外得以「更正前」之請求項為比對基礎之情況,例如同時繫屬中之舉發案情複雜、或技術報告之申請人為專利權人,主張有非專利權人為商業上實施、或技術報告申請人為非專利權人,主張有涉及專利侵權爭議之情事且敘明事實並檢附相關證明文件等。

 

二、    如智慧財產局比對認為系爭新型專利不具新穎性或進步性時,應予專利權人說明機會:

現行實務中,因技術報告之法律定性並非屬行政處分,故新型專利權人於智慧財產局作成技術報告前,通常並未被賦予答辯機會;當技術報告之結論不利於權利人時,亦無法循訴願或行政訴訟提出救濟,對其程序及實體權利保護似欠周全。

 

為保障新型專利權人之陳述意見及程序參與權,本次修正之審查基準乃增設「技術報告引用文獻通知函」之新制度,要求審查人員若判斷有任一請求項不具新穎性或進步性等要件時,應提供引用文獻資料、指出違反之新穎性或進步性等要件,並標示引用文獻之對應內容,通知專利權人提出說明或補充資料。專利權人除回覆說明外,亦可提出補充資料或考慮申請更正。但基於時效性要求,上開陳述意見之新制度將不允許申請延期回覆說明或面詢。

 

 

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