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台灣品牌被代理商於中國大陸搶註商標時怎麼辦?



中國大陸市場商機龐大,為不少台灣品牌業者兵家必爭之地,且台灣品牌業者初期可能先透過代理商將商品或服務導入中國大陸市場。然或許基於對於代理商的信任,台灣品牌業者並未意識到代理商可能會私下於中國大陸申請註冊商標,一旦於日後發現代理商已經未經授權先行搶註中國大陸商標時,則應如何立即處理?本文將藉由實際承辦案件之經驗簡單說明相關的法律程序以及法律重點。

 

一、中國大陸法律程序

 

中國大陸商標審查過程:商標申請經過中國大陸國家知識產權局商標局(以下簡稱「商標局」)審理後,予以「初步審定公告」,初步審定公告後「3個月期滿無異議者」,予以核准註冊,發給商標註冊證並公告之。

 

依《中華人民共和國商標法》(以下簡稱「中國大陸商標法」)第15條第1款規定,「未經授權,代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊,被代理人或者被代表人提出異議的,不予註冊並禁止使用。」同法第15條第2款規定,「就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似,申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在,該他人提出異議的,不予註冊。」

 

若台灣品牌業者發現商標遭代理商於中國大陸搶註,即可主張第15條之規定而採取以下行動:

 

() 提出異議

 

依中國大陸商標法第33條規定,對於初步審定公告的商標,自公告之日起3個月內,在先權利人、利害關係人認為違反第15條規定,可以向商標局提出異議。依同法第35條第1款,商標局將自商標公告期滿之日起12個月內做出是否准予註冊的決定(若有特殊情況,可延長6個月)。依同法第35條第2款,若商標局仍做出准予註冊之決定,不服之異議人得依照同法第45條第1款申請無效宣告。

 

() 申請宣告註冊商標無效

除了不服異議決定之異議人得申請無效宣告,若台灣品牌業者係於該搶註的商標被核准註冊後才發現搶註之情事,在先權利人、利害關係人亦得自商標註冊之日起5年內,依同法第45條第1款,請求中國大陸國家知識產權局(以下簡稱「國知局」)宣告該商標無效。若是對惡意註冊之商標申請無效宣告,馳名商標所有人不受5年時間限制。依同法第45條第2款,國知局將自收到申請之日起12個月內做出維持商標註冊或是宣告商標無效的裁定(若有特殊情況,可延長6個月)。

 

當事人如不服無效宣告案之裁定,得依同法第45條第2款以及裁定之諭知,自收受裁定書之日起30日內向人民法院或北京知識產權法院等法院提起行政訴訟。法院應通知商標裁定的對造作為第三人參加訴訟。此外,法院對於無效宣告行政訴訟之審理採取「二級二審制」(例如:北京知識產權法院、北京高級人民法院)。

 

二、代理商搶註商標之法律重點

 

中國大陸商標法第15條第1款規定「未經授權代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊,被代理人或者被代表人提出異議的,不予註冊並禁止使用。」,其立法精神為「申請商標註冊應當遵循誠實信用原則」,目的為打擊特定商業關係下的商標惡意搶註行為,維護正常的市場競爭秩序。

 

() 代理人或者代表人?

 

今年622日甫宣判北京知識產權法院(2019)73行初15272號行政判決及北京知識產權法院(2019)73行初15273號行政判決,即屬台灣品牌被代理商於中國大陸搶註商標之典型案例。

 

該判決認為,中國大陸商標法15條第1款所規定的代理人或代表人包括商標代理人、代表人、總經銷(獨家銷售)、總代理(獨家代理)、經銷代理等普通銷售代理關係意義上的代理人、代表人等。上開判決中,代理商所搶註的商標以下簡稱「系爭商標」之申請日前,品牌業者於品牌起源地台灣已申請註冊商標。且品牌業者出具品牌及包裝設計相關之授權契約與採購契約,並出具雙方於系爭商標申請日之前多年對於獨家代理經營品牌商品之事宜進行協商的電子郵件,上列證據已證明雙方構成中國大陸商標法第15條第1款的代理關係。而基於代理關係,系爭商標之申請人顯然知曉品牌業者之台灣商標,並知曉品牌業者於商品上使用商標的情況。

 

() 未經授權?

 

上開判決認為,被代理人或者被代表人未明確做出同意代理人或代表人申請註冊系爭商標的意思表示,屬於法條規定之「未經授權」。

 

三、小結

 

台灣品牌業者若欲透過代理商將商品或服務導入中國大陸市場,建議針對台灣市場以及中國大陸市場兩地皆提早進行商標規劃及布局。另為了避免日後發生爭議,或於日後不幸發生爭議時可做為法律攻防的文件,建議保留雙方間所有契約,並且保留與代理商間所有的書信或電子郵件往來,設若日後發生代理商惡意搶註時得用以證明雙方的代理關係。

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